исключительное право на товарный знак является имущественным
Исключительное право на товарный знак является имущественным
ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1484 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Правовая охрана товарного знака
1. Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, объемное, звуковое и др.), служащее для индивидуализации определенной группы товаров, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Из числа общих критериев правовой охраны средств индивидуализации особый интерес представляет такой критерий, как различительная способность товарного знака. Имеется несколько проявлений различительной способности:
Пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482.
Принципиальная невозможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром — это умозрительное предположение. Практика может опровергнуть такое предположение. Поэтому часто «линии, цифры, отдельные буквы» приобретают различительную способность в результате их использования, когда рядовой потребитель может уверенно указать, какие именно товары идентифицируют эти буквы и цифры. Тогда обозначение может быть зарегистрировано как товарный знак;
б) возможность вызывать у потребителя ассоциации с конкретным товаром. Недопустимо регистрировать в качестве товарного знака обозначения, которые характеризуют товары определенного вида в целом. Так, для молочной продукции нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака слово «молоко» (но можно зарегистрировать слова «птичье молоко» для конфет). Очевидно, что закрепление монопольного права на такие обозначения только за одним правообладателем противоречило бы требованиям добросовестной конкуренции. Теми же причинами вызвана невозможность регистрации в качестве товарных знаков общепринятых символов и терминов, а также обозначений, представляющих собой форму товаров.
Пункт 3.1 приложения 2 к Приказу Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26.
2. Исключительное право на товарный знак. Правовая охрана товарного знака строится по образцу патентного права и предоставляется товарному знаку в случае его государственной регистрации. Решение о государственной регистрации товарного знака принимается по итогам экспертизы. Зарегистрированный товарный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков, правообладателю выдается свидетельство на товарный знак. Сведения о зарегистрированном товарном знаке подлежат публикации. Помимо возникновения исключительного права на товарный знак государственной регистрации подлежат переход исключительного права, залог исключительного права и предоставление права использования товарного знака по лицензии.
Исключительное право на товарный знак возникает в результате государственной регистрации обозначения, но началом исчисления срока действия товарного знака является дата приоритета (дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака). Десятилетний срок действия исключительного права может быть продлен неограниченное количество раз при условии, что заявление о продлении срока подано в патентное ведомство в последний год действия исключительного права. В этом случае срок продлевается автоматически без проведения экспертизы.
Несоблюдение условий охраноспособности товарного знака является основанием недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку. Споры рассматриваются в административном порядке с последующим судебным контролем.
Содержание исключительного права. Способами использования товарного знака являются:
действия с материальным носителем. Это размещение товарного знака на самих товарах, на этикетках или упаковках товаров, которые ввозятся на территорию Российской Федерации либо вводятся в гражданский оборот (производятся, продаются, предлагаются к продаже и т.п.);
действия, не связанные с материальным носителем. Это размещение товарного знака на вывесках и в рекламе; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и т.п.
Обязанность использования товарного знака. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно (в отношении всех или части товаров, на которые было закреплено исключительное право) вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. При этом закон не содержит требования к правообладателю лично производить товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
3. Ограничения исключительного права на товарный знак.
1. Из числа общих ограничений исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности к товарному знаку применяется одно единственное — исчерпание права. Это означает, что свободное использование товарного знака без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения допускается только в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Таким образом, даже использование товара, маркированного товарным знаком, для личных нужд без лицензионного соглашения (например, ввоз на территорию России легально приобретенного автомобиля, смартфона или баночки газированной воды) является нарушением исключительного права на товарный знак, а сам такой товар считается контрафактным.
См.: Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.
Сергеев А.П. Указ. соч. С. 604.
Привилегия не учитывать однородность товаров при защите исключительного права дается правообладателям общеизвестных товарных знаков, которые подлежат внесению в особый государственный реестр.
4. Особенности условий лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Следует учитывать, что обязанность обеспечить качество товаров существует только для лицензионных договоров. При отчуждении исключительного права на товарный знак бывший правообладатель утрачивает интерес к поддержанию качества товаров, выпускаемых новым правообладателем.
5. Особенности защиты исключительного права на товарный знак. Товар, на котором отсутствует незаконно используемое обозначение, даже если внешний вид этого товара ассоциируется с определенным производителем (и этот внешний вид не зарегистрирован в качестве товарного знака), не является контрафактным.
Поскольку нарушение исключительного права на товарный знак связано с незаконным использованием зарегистрированного обозначения, уничтожению подлежит, строго говоря, именно обозначение. В соответствии с общей нормой п. 4 ст. 1252 ГК контрафактные материальные носители подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если не предусмотрены иные последствия. Эти иные последствия как раз и предусмотрены в отношении товарных знаков: в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель не может требовать их уничтожения, а вправе только предъявить требование об удалении незаконно используемого обозначения с товаров, этикеток или упаковок ( п. 2 ст. 1515 ГК).
Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ об интеллектуальной собственности. Часть 2 – взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак
Пусть и спустя полгода, но я-таки продолжаю серию комментариев к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Постановление Пленума»). 1-я часть тут. Да, ощущение новизны уже прошло, многие коллеги уже несколько раз прочли и обдумали нужные им положения из постановления, но это и хорошо – теперь можно взвешенно и содержательно всё обсудить. Итак, приступим.
1. Определение размера компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей.
Верховный Суд РФ уточнил перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды при определении размера компенсации (п. 62 Постановления Пленума), по сравнению с перечнем, содержавшимся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 (далее – «Постановление № 5/29»).
Для удобства читателя привожу оба перечня. Вот перечень из п. 43.3 Постановление № 5/29:
«характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя».
А вот и новый перечень:
«обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя».
Понимаю, что из п. 43.3 Постановления № 5/29 и п. 62 Постановления Пленума прямо следует, что перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды, является открытым (использовано вводное слово «в частности»). И в этой связи ожидаю комментарии вроде «и раньше так можно было», «это и так было ясно», «можно было определить путём толкования». Могу согласиться. При этом, как практикующий юрист, несколько раз судившийся у судей, которые впервые в жизни рассматривали дела о защите исключительного права на товарный знак, убеждён, что никакие уточнения и примеры не могут быть здесь лишними. Слишком абстрактен, слишком оценочен и туманен вопрос о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, чтобы полагаться при его решении только на общие рассуждения и максимально абстрактные разъяснения.
И также понимаю, что прямо перечисленные обстоятельства могут восприниматься конкретными судьями как обстоятельства, которые нужно устанавливать при определении размера компенсации, а прямо не поименованные обстоятельства – как те, которые устанавливать не нужно. Иными словами, чем конкретнее и понятнее список обстоятельств, которые нужно установить для определения размера компенсации, тем проще работать с перегруженными, неопытными в области IP, ленивыми, незаинтересованными или негативно настроенными к правообладателю судьями.
Так вот. С одной стороны, ВС РФ действительно уточнил некоторые ранее сформулированные критерии с помощью примеров. Так, при определении характера допущенного нарушения ВС РФ предлагает учитывать, в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.
Эти уточнения явно проистекают из эпохальных Постановлений Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П и 13.12.2016 № 28-П о параллельном импорте и о возможности снижения компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальных прав ниже низшего предела.
Эти уточнения мне не кажутся идеальными. Характер нарушения зависит от того, является ли спорный товар оригинальным (параллельный импорт) или контрафактным. При этом степень вины также зависит от характера нарушения. Но очевидно ведь, что введение в оборот оригинального товара, ввезённого в рамках параллельного импорта, и введение в оборот контрафактного товара могут совершаться с одинаковой степенью вины. Но это, скорее, схоластика. Из этих уточнений всё же достаточно ясно следует вывод, что компенсация должна взыскиваться в большом размере за неоднократную реализацию контрафактной продукции, носящую грубый характер. Невиновная же однократная поставка оригинальной продукции (параллельными импорт) должна караться значительно менее строго.
С другой стороны, появились новые критерии: обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.
Я горячо приветствую первое уточнение – чем известнее товарный знак, тем выше его узнаваемость среди потребителей, тем выше вероятность смешения и тем больше выгода, которую получает нарушитель от незаконного использования известного товарного знака. Поэтому и ответственность в этом случае должна быть выше.
К другим обстоятельствам, связанным с объектом нарушенных прав, можно отнести обстоятельства, которые оценивает суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения (п. 162 Постановления Пленума):
Здесь можно также учитывать п. 7. 3 Приказа Роспатента от 24.07.2018 № 128, в котором приведён перечень обстоятельств, которые могут усиливать или снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем:
Можно заключить, что чем выше степень смешения и чем «хуже» обстоятельства использования чужого товарного знака, например, использован известный товарный знак с высокой репутацией, использовавшийся правообладателем в России много лет в отношении товаров низкой ценовой категории, тем выше должна быть и ответственность нарушителя.
Мне пока не удалось найти в судебных актах внятного ответа на вопрос о том, когда использование чужих объектов интеллектуальных прав является существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. Хотя один очевидный пример можно сразу привести – 70% всей выпускаемой (продаваемой) нарушителем продукции составляют контрафактные товары.
Но такие однозначные случаи будут встречаться нечасто, правообладателям придётся чаще сталкиваться с менее однозначными ситуациями. Например, нарушитель выпускает разные виды одежды (специализируется на одежде) и вдруг начинает производить контрафактные трусы, доля которых в общем объёме производства (продаж) нарушителя составляет 5%. Что тут будет существенно? То, что нарушитель работает на рынке одежды, специализируется на ней и поэтому любая произведённая им контрафактная одежда будет существенной частью его хозяйственной деятельности? Или же существенность определяется исключительно долей контрафактной продукции в общем объёме производства (продаж) нарушителя? Если второе, то какой объём будет признаваться существенным, 50% и выше?
Я склоняюсь к следующему подходу – для производителя (продавца) одежды производство (продажа) любого количества контрафактной продукции будет являться существенной частью его хозяйственной деятельности в силу его специализации и знания соответствующего рынка. Для продавца (производителя) разнородных товаров значение будет иметь доля контрафактных товаров в общей доле производства (продаж), и порог существенности я бы установил на 20%, поскольку мало какой из предпринимателей скажет, что 20% от оборота (объёма продаж) для него является несущественным.
Косвенное подтверждение моей позиции содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2019 № С01-488/2019 по делу № А05-9282/2018, в котором суд согласился с законностью снижения компенсации ниже низшего предела, в частности указав, что
«предприниматель не специализируется на продаже товаров с незаконным воспроизведением товарных знаков или иных объектов исключительных прав и торговля такими товарами не составляет существенную часть его предпринимательской деятельности».
Я сначала подумал, что здесь идёт речь о специализации как об основном виде деятельности нарушителя, основном виде реализуемых им товаров, но внимательно вчитавшись в эту фразу понял, что суд только имел это в виду, но на самом деле написал глупость – написал он о специализации нарушителя на продаже контрафакта. Много ли вы найдете таких компаний, который занимаются только реализацией контрафакта?
Но наиболее интересной мне показалась замена «вероятные убытки правообладателя» на «вероятные имущественные потери правообладателя». Казалось бы, это изменение также должно было быть внесено на основе уже упомянутых разъяснений Конституционного Суда РФ. Но ни в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, ни в постановлении от 13.02.2018 № 8-П ничего об имущественных потерях не говорится.
Происхождение и цель этого изменения мне не ясны, но видимо, оно направлено на расширение возможностей правообладателей в обосновании размера компенсации. Как я понимаю, понятие имущественных потерь шире понятия «убытки» и включает имущественные потери, не подпадающие под определение убытков согласно ст. 15 ГК РФ. Таким образом, имущественными потерями могут быть потери, не отвечающие всем признакам убытков, например, потери, не находящиеся в причинной связи между поведением нарушителя и подлежащими возмещению потерями (как например потери согласно ст. 406.1 ГК РФ, см. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).
Если моё понимание верное, то я не могу пока представить, как это будет работать на практике. В делах о защите исключительного права есть объективные сложности с расчётом и доказыванием «классических» убытков, о чём, прямо написано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П:
«В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности».
Именно по этой причине и был введён институт компенсации, для взыскания которой не требуется доказывать размер убытков. И это всё следует помножить на практические сложности с доказыванием убытков по любым видам нарушений. Таким образом, предоставление правообладателям возможности обосновывать размер компенсации вероятным размером имущественных потерь, не являющихся убытками, может показаться сейчас прорывным только в теории. Судам сначала нужно «научиться» учитывать в делах о взыскании компенсации вероятный размер убытков и определять их размер с достаточной степенью допущений и предположений (100% точный размер доказывать не нужно даже для прямого взыскания убытков), а уже потом переходить к расчёту вероятного размера иных имущественных потерь.
И последнее – как Вы давно уже заметили, уважаемые читатели, в п. 43.3 Постановления № 5/29 и п. 62 Постановления Пленума речь идёт не просто об убытках или имущественных потерях, а о вероятных убытках и имущественных потерях. Я опять же не нашёл ни одного судебного акта, где бы разъяснялось, чем вероятные убытки отличаются от «обычных» убытков. В нескольких судебных актах, где этот вопрос затрагивался, суды словно не замечали слово «вероятный» либо не придавали ему специального значения.
Вот, например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 № С01-698/2016 по делу № А53-26274/2015, в котором вероятные убытки фактически рассматриваются как обычные убытки:
«Коллегия судей соглашается с доводом истца о том, что в силу вышеприведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции наличие у правообладателя фактических убытков не является условием для взыскания с нарушителя компенсации за незаконное использование товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. Вместе с тем наличие или отсутствие таких убытков на стороне правообладателя и их размер подлежат учету и правомерно учтены судом апелляционной инстанции при определении размера компенсации».
Как нетрудно догадаться, апелляционный суд имел в виду размер «обычных» убытков, а не размер вероятных убытков:
«Так же апелляционный суд учел отсутствие сведений о фактически понесенных истцом убытках от использования ответчиком спорного обозначения. В частности апелляционный суд указал, что согласно выводам суда первой инстанции истец, заявляя максимальный размер компенсации, не представил доказательств причинения либо возможности причинения ему убытков на заявленную сумму».
В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 № С01-705/2016 по делу № А53-30953/2015 суд упомянул возможные убытки истца (возможные можно в этом случае считать синонимом слову вероятные), но не разъяснил, чем являются эти самые возможные убытки:
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П речь идёт о самых обычных убытках, не о вероятных убытках:
«если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком)»
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П также упомянуты убытки без всяких вероятностей:
«при ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей
… не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции».
Как это понимать? Вероятные убытки = убытки? Такой подход мне кажется странным с юридико-технической и логической точек зрения. Введение дополнительного квалифицирующего признака (а слово «вероятные» именно им и является) не должно игнорироваться правоприменителем и не должно допускаться без специальных на то причин законодателем (понимаю, что это не про современную Государственную Думу, но всё же). Коль скоро дополнительный признак введён, то суды должны выяснить, чем отличаются вероятные убытки от обычных убытков и чем, соответственно, отличается порядок доказывания вероятных убытков от доказывания убытков обычных.
Необходимость такого уточнения (не просто убытки, а убытки вероятные) продиктовано уже упомянутой мной сложностью с доказыванием убытков в делах о нарушении исключительного права на товарный знак. И странно было бы, да и непоследовательно сначала признавать невозможность точного расчёта убытков в таких делах и освобождать правообладателя от доказывания убытков, а затем в разъяснениях о взыскании компенсации требовать от правообладателя противоположного – доказывать размер убытков, чтобы обосновать соразмерность заявленной суммы компенсации совершённому нарушению.
Таким образом, при доказывании вероятных убытков (имущественных потерь) должен действовать ещё менее строгий стандарт доказывания – тут можно применять том самый баланс вероятностей из системы общего права. Если суду покажутся убедительными пусть даже приблизительные расчёты истца, то он должен принимать их в качестве доказательств вероятных убытков (имущественных потерь). Но ни в одном из моих дел суды не вникали в эти тонкости и никак не отражали их в решении, даже если взыскивали компенсацию в заявленном размере.
Попробовал я найти разъяснения из смежных отраслей права, но и там мало чего оказалось практически полезного. В ГК РФ термин «вероятные убытки» не используется, но в п. 1 ст. 944, п. 1 и п. 3 ст. 962 ГК РФ я обнаружил его брата-близнеца – «возможные убытки». Возможный размер убытков также упоминается как один из критериев для определения несоразмерности неустойки[1].
Никакой детальной проработки этого вопроса в судебной практике я не обнаружил. Однако некоторые выводу из неё сделать всё же возможно. Так, из недавней практики по этому вопросу можно обратить внимание на Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2018 № 16-КГ17-59, в котором указано, что при применении ст. 333 ГК РФ определенный судом размер сниженной неустойки должен быть сопоставим с возможными убытками кредитора и не допускать извлечения нарушившим договор должником преимущества из своего незаконного поведения.
Верховный суд РФ также разъяснил, что при оценке степени соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства суд должен исходить из того, что ставка рефинансирования, являясь единой учетной ставкой Центрального банка РФ, по существу, представляет собой наименьший размер имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.
Похожие разъяснения содержатся в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», в который подробно рассматривается соотношение между размером возможных убытков, размером неустойки и учётной ставкой Банка России. Таким образом, суды определили базовую величину размера убытков в виде учётной ставкой Банка России, в сравнении с которой суды могут в каждом конкретном случае оценить соразмерность конкретной суммы заявленной неустойки.
Однако такой подход к определению возможных убытков (установление общепринятого минимального размера убытков) вряд ли применим к взысканию компенсации за незаконное использование чужого товарного знака, что и показывает существенную разницу между этими правовыми институтами. Деньги, в общем, имеют одинаковую ценность и можно определить минимальный размер убытков от их незаконного использования, тогда как товарный знак товарному знаку рознь. Минимальные убытки от незаконного использования товарного знака Apple или Роснефть в среднем будут явно выше, чем убытки от использования товарного знака владельца мелкого бизнеса.
Таким минимальным или стандартным размером убытков в делах о нарушении исключительного права на товарный знак может быть цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Поэтому ждём дальнейших разъяснений судебной практики о природе вероятных убытков, в частности о требованиях к доказыванию их размера. Я между тем продолжу твердить в своих делах, что вероятный размер убытков значит пониженный стандарт их доказывания.
2. Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
Тут в целом всё достаточно ясно. Согласно абзацу 2 п. 61 Постановления Пленума правообладатель, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену.
Также достаточно ясно и разъяснение в последнем абзаце п. 61 Постановления Пленума: при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.
Некоторое оживление среди IP общественности вызвало последнее предложение абзаца 2 п. 61 Постановления Пленума: «В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц». Многие юристы надеются, что это повысит вероятность истребования доказательств у ответчиков и хотя бы несколько облегчит доказывание двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров.
Не решён в Постановлении Пленума гораздо более важный вопрос – вопрос о возможности снизить компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), когда истец смог доказать количество контрафактных экземпляров (товаров) и их цену, но заявленная сумма ни с чем не сообразна, например, правообладатель требует взыскать сто миллиардов рублей (хотя тут можно представить ситуации, когда и такая сумма будет адекватной совершённому нарушению).
Поэтому приходится руководствоваться в этом вопросе судебными актами «меньшей юридической силы». Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ занимают по этому поводу последовательную позицию на протяжении последних трёх лет.
Во-первых, Суд по интеллектуальным правам во многих своих постановлениях[3] повторяет, что компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, является «единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом».
А позиция Конституционного суда была распространена на снижение всех видов компенсации ниже низшего предела вскоре после вынесения Постановления КС РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014:
«Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами».
Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам».
В дальнейших судебных актах Верховного суда РФ эта позиция многократно повторялась и уточнялась, например, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017 указано:
Не менее красноречиво высказывался об этом и Суд по интеллектуальным правам, например, в Постановлении от 05.09.2019 № С01-758/2019 по делу № А28-11997/2018:
«При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».
Соответственно, если Истец доказал заявленную им сумму компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (стоимости права использования), а Ответчик не заявил ходатайство о её снижении либо не обосновал необходимость такого снижения, то компенсация в двукратном размере должна быть взыскана в полном объёме. Именно такая мотивировка содержится во многих судебных актах:
«В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что предприниматель, заявляя о снижении компенсации, не представил в обоснование своей позиции доказательств, свидетельствующих о возможности ее снижения, а также что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу».
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 № С01-685/2019 по делу № А74-15796/2018.
«Из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо документы, в том числе контррасчет, в обоснование доводов относительно размера компенсации либо приводились документально обоснованные доводы о наличии оснований для снижения размера компенсации».
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 № С01-1016/2018 по делу № А40-130316/2017.
«Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца. […]
Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017.
Но это ещё не всё. Ответчику недостаточно заявить о снижении компенсации и представить доказательства в обоснование своего заявления, ему нужно доказать целую совокупность обстоятельств, необходимых для снижения компенсации. Думаю, тут легче процитировать одно из постановлений Суда по интеллектуальным правам, например, Постановление от 05.06.2019 № С01-409/2019 по делу № А57-14449/2018:
«Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:
— убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;
— правонарушение совершено ответчиком впервые;
— использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).
Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. […]
Такой подход приводит к явной несбалансированности интересов правообладателей и нарушителей в делах о взыскании разных видов компенсаций. С одной стороны, такие высокие требования к снижению компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров облегчают жизнь правообладателям, если у них есть возможность доказать количество и цену контрафактных товаров, но серьёзно осложняет жизнь нарушителям – им необходимо приложить большие усилия и в целом проявлять очень большую активность во время рассмотрения дела, чтобы надеяться на снижение компенсации.
С другой стороны, такая несбалансированность выливается в большие трудности для правообладателей при взыскании компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей (наиболее часто предъявляемое требование), в которых правообладатель обязан прилагать огромные усилия для взыскания сколько-нибудь значительной суммы компенсации, а ответчик может отделаться лишь формальным заявлением о необоснованности суммы компенсации, а суд может снижать сумму компенсации как ему угодно.
Я бы несколько ослабил требования к снижению компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, а именно позволил бы судам снижать её по заявлению ответчика без необходимости с его стороны всякий раз доказывать все условия для снижения компенсации, в частности тогда, когда очевидно отсутствие вероятных убытков правообладателя или их малый размер. Например, когда заявляется требование о взыскании 100 миллиардов рублей за незаконное использование товарного знака, который сам правообладатель никогда не использовал.
В случае с взысканием компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей я бы, наоборот, повысил требования к опровержению суммы компенсации со стороны ответчика. Этот вид компенсации взыскивается чаще всего, поскольку получить доказательства о количестве контрафактных товаров очень трудно, порой вообще невозможно. Взыскание больших сумм компенсаций повысит уважение к интеллектуальным правам и снизит количество их нарушения. В конце концов, одной из задач института компенсации является превенция нарушений, и сам Конституционный суд РФ признал, что размер присуждённой компенсации может превышать размер понесенных правообладателем убытков:
Закончить можно разве что следующим вопросом. Чем должен руководствоваться суд, если ответчик докажет всю совокупность условий, необходимых для снижения компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара? Думаю, что ответ здесь несложный – это те же самые критерии, который учитывает суд при взыскании компенсации от 10000 до 5000000 рублей. Как только суд установит основания для снижения компенсации, далее он её может считать по общим правилам с учётом всех обстоятельств.
[1] п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»; п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».
[2] Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 N 9189/13; п. 14 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
[3] См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 № С01-1016/2018 по делу № А40-130316/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2019 № С01-938/2019 по делу №А57-15972/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 № С01-932/2019 по делу № А08-15101/2017 и др.