исключительный лицензиат защита прав

Энциклопедия решений. Исключительная и неисключительная (простая) лицензия

Исключительная и неисключительная (простая) лицензия

В зависимости от объема прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, остающихся у лицензиара, выделяются два вида лицензионных договоров:

Внимание

По умолчанию (то есть, если лицензионным договором не предусмотрено иное), лицензия предполагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Следовательно, для того, чтобы лицензия была признана исключительной, на это должно быть прямо указано в тексте лицензионного договора. При этом использование термина «исключительная лицензия» необязательно. Важно, чтобы в договоре указывалось или из договора прямо следовало, что лицензиар не вправе заключать лицензионные договоры о предоставлении права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации аналогичными способами другим лицам.

Необходимо отметить также, что понятия «исключительное право» (на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) и «исключительная лицензия» не равнозначны.

При заключении лицензионного договора передачи лицензиату исключительного права на интеллектуальную собственность не происходит (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) независимо от того, идет ли речь об исключительной или о простой (неисключительной) лицензии. Поэтому, как подчеркивали судьи применительно к нормам ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014, условие об исключительной лицензии означает только то, что лицензиар не вправе передавать третьим лицам права использования объекта интеллектуальной собственности теми же способами и на той же территории в пределах срока лицензионного договора, вместе с тем он не лишается права на самостоятельное использование результата интеллектуальной деятельности, в том числе способами и на территории, которые оговорены в лицензии (постановление ФАС Московского округа от 24.02.2011 N КГ-А40/647-11). Но с указанной даты законом установлен запрет на использование лицензиаром результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, п. 1 ст. 7 Закона N 35-ФЗ).

Условие об объеме прав лицензиара (исключительная либо неисключительная лицензия) имеет значение для определения лица, которое вправе защищать нарушенное третьими лицами исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Воспользоваться способами защиты, предусмотренными ст.ст. 1250, 1252 ГК РФ, в частности потребовать выплаты компенсации за нарушение исключительного имущественного права, лицензиат может только в том случае, если лицензионный договор с ним заключен на условиях исключительной лицензии (ст. 1254 ГК РФ, п. 27 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, постановление Восьмого ААС от 04.06.2012 N 08АП-3050/12).

*(1) До вступления в силу Закона N 35-ФЗ положения ГК РФ предусматривали необходимость государственной регистрации лицензионного договора в случаях, когда государственной регистрации подлежал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставлялось по такому договору (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014). В связи с этим в государственной регистрации лицензионного договора могло быть отказано ввиду наличия внутренних противоречий между терминологией договора и условиями об объеме прав лицензиара, например, если в договоре указывалось, что лицензия является неисключительной, но в тексте самого договора содержалось положение о том, что за лицензиаром не сохраняется право на предоставление лицензий третьим лицам (или аналогичное положение). То же самое могло произойти, если в текст договора о предоставлении исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации включалось положение о том, что лицензиар может предоставить право на использование этого объекта интеллектуальной собственности другим лицам (п. 3.1.8 Рекомендаций).

Источник

Лицензионный договор на предоставление исключительной лицензии

Какие существенные условия должен содержать лицензионный договор на передачу исключительной лицензии? Проанализируем судебную практику, касающуюся защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Предметом лицензионного договора является право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как уже было нами отмечено, одним из видов лицензионного договора является предоставление лицензиату (т.е. приобретателю) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром (т.е. правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам, так называемая исключительная лицензия (п.1 ст.1236 ГК РФ).

Например

Исключительная лицензия на программное обеспечение означает предоставление лицензиату права использования программ для ЭВМ или баз данных без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Такая лицензия значительно дороже простой (неисключительной) лицензии, ведь с момента ее выдачи лицензиар лишен права заключать с иными лицами лицензионные договоры на использование результата интеллектуальной собственности на территории, в течение срока и теми способами, которые указаны в исключительной лицензии.

Существенные условия лицензионного договора на предоставление исключительной лицензии

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность (п.2 ст.1235 ГК РФ).

К существенным условиям лицензионного договора относятся предмет договора, территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, срок действия договора, способы использования результата интеллектуальной деятельности и размер вознаграждения (ст.1235 ГК РФ).

При этом срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

В том случае если изготовление, распространение либо иного использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей нарушают исключительные права, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата (т.е. приобретателя права), полученные им на основании лицензионного договора, то лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст.1250, ст.1252 и ст.1253 ГК РФ. Так, защита исключительных прав осуществляется путем предъявления требования о признании права – к лицу, нарушившему интересы правообладателя, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В случаях нарушения исключительного права на объект авторских прав обладатель исключительного права (наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (определяется судом исходя из характера нарушения);

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Такая компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п.43.2 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. №5/29).

Пример №1

Как истец доказал нарушение предоставленных ему исключительных прав?

В подтверждение факта покупки, состоявшейся в торговом пункте, суду представлены:

товарный чек с оттиском печати ИП;

отчет частного детектива.

Отклоняя доводы ответчика (ИП) о том, что представленный товарный чек не может быть принят в качестве доказательства, поскольку не содержит сведений о том, что продавцом был реализован товар с вышеуказанными фильмами, суд исходил из того, что факт правонарушения подтвержден также отчетом частного детектива, который осуществлял покупку данных дисков в магазине ИП.

Данный подход соответствует правовой позиции, изложенной в п.6 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанными с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом ВАС РФ от 13.12.2007 г. №122 (Постановление суда по интеллектуальным правам от 14.09.2016 г. №А41-106603/2015).

Автору произведения (либо иному правообладателю) принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение (п.1 ст.1270 ГК РФ). Аналогичные правовые нормы действуют и в отношении фонограмм, являющихся объектами смежных прав (ст. 1304 и ст.1324 ГК РФ).

В одном из дел компенсация за незаконное использование фонограммы известного исполнителя составила 1,490 млн руб.

Пример №2

В помещении АЗС представителем истца был приобретен контрафактный МР3 диск с фонограммами Трофима, на котором отсутствуют указания на правообладателя, контрольная марка правообладателя, полиграфическое оформление дисков отличается от оформления лицензионного диска, на внутреннем кольце диска вокруг установленного отверстия со стороны считывания отсутствуют сведения об изготовителе диска и номере его лицензии.

При этом истец не предоставлял ответчику согласия на использование каким-либо образом спорных фонограмм.

Факт приобретения данного диска был зафиксирован посредством видеозаписи, на которой просматривается размещение диска на стеллаже торговой точки, момент приобретения диска с вручением продавцом кассового чека. Таким образом, кассационная жалоба ЗАО «Юнайтед Мьюзик Групп» (истец) была признается судом обоснованной и подлежащей удовлетворению (Постановление суда по интеллектуальным правам от 28.09.2016 г. №А12-46808/2015).

Доказательствами незаконного распространения контрафактной продукции путем розничной продажи могут выступать кассовый чек, отчет частного детектива, свидетельские показания, контрафактный диск с записью и отличающийся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Немало споров возникает и по нарушению права использования рисунков, наклеек «Маша» и «Медведь», которые воспроизводят персонажей аудиовизуального произведения сериала «Маша и Медведь» (Постановления суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 г. №А50-19916/2015, от 14.06.2016 г. № А71-4061/2015).

Источник

Статья 1254 ГК РФ. Особенности защиты прав лицензиата

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Комментарии к ст. 1254 ГК РФ

1. Статья посвящена дополнительным способам защиты прав, полученных лицензиатом на основании исключительной лицензии. Обладателю простой (неисключительной) лицензии те способы защиты, которые предусмотрены ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК, не предоставляются.

Кодекс предоставляет обладателю исключительной лицензии возможность использовать все специальные способы защиты исключительного права, вплоть до инициирования ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, неоднократно или грубо нарушающего соответствующее исключительное право, в судебном порядке, а также предъявления требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных материальных носителей (о содержании и порядке применения этих способов см. комментарий к ст. ст. 1250, 1252, 1253). Обладателю исключительной лицензии предоставлена дополнительная возможность защищать свои нарушенные права, но не исключительное право правообладателя и уж тем более не весь комплекс его интеллектуальных прав, включая личные неимущественные права. Выдав исключительную лицензию, правообладатель сохраняет возможность защищать свое исключительное право от нарушений всеми предоставленными ему законом способами, поскольку у него остается само исключительное право, пусть и ограниченное исключительной лицензией (ограничения могут быть большими или меньшими в зависимости от круга способов использования, на которые выдана лицензия) и, соответственно, интерес в защите своего исключительного права.

Таким образом, когда нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, он может защищать эти права самостоятельно, не обращаясь к правообладателю и вне зависимости от его действий по защите своего исключительного права.

2. Лицензиат может защищать свои права также против лицензиара (правообладателя), но только применяя меры ответственности, предусмотренные в лицензионном договоре, и руководствуясь правилами гл. 25 ГК об ответственности за нарушение обязательств. Как следует из содержания комментируемой статьи, защита с использованием способов, указанных в ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК, возможна для лицензиата только против третьих лиц, действия которых, нарушая исключительное право правообладателя, также затрагивают права лицензиата, но не против самого правообладателя.

Применительно к другим объектам исключительных прав какое-либо специальное законодательное регулирование по указанному вопросу до принятия части 4 ГК отсутствовало, поэтому для обладателей исключительной лицензии на их использование комментируемая статья является законодательной новеллой.

Источник

Лицензионный договор (исключительная лицензия)

Понятие договора и его содержание

Договор исключительной лицензии заключается в том случае, если передаётся в эксклюзивное пользование результат интеллектуальной деятельности (программа ЭВМ, изображение, фотография и др.), на определенный срок. При этом автор не вправе передавать его в использование другим лицам, а также самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности теми же способами, которые указаны в лицензионном соглашении.

Однако, автор сохраняет право доработки результата интеллектуальной деятельности, модификации и создания на его основе новых результатов.

Таким образом, если приобретатель лицензии хочет монопольное право за результат интеллектуальной деятельности (РИД), то есть чтобы кроме него никакие другие лица не могли использовать этот результат, ему стоит оформить именно исключительную лицензию.

Так, например, чаще всего поступают издательства — они либо полностью выкупают права на книгу по договору отчуждения исключительных прав, либо заключают договор исключительной лицензии. Потому как, если лицензия будет простой (неисключительной), то автор может заключить лицензионные соглашения и с другими издательствами-конкурентами.

Также одним из преимуществ исключительной лицензии является возможность лицензиата (то есть того, кто приобрел лицензию) защищать исключительное право от нарушений их третьими лицами. Он может действовать самостоятельно и вне зависимости от действий правообладателя, лицензиату не потребуется обращаться к правообладателю с просьбой предпринять какие-либо действия по защите интеллектуальной собственности.

Что необходимо указать в договоре исключительной лицензии

Чтобы переданные права на результат интеллектуальной деятельности были признаны исключительными, это должно быть прямо указано в тексте заключённого между сторонами соглашения. То есть можно прописать, что права предоставляются на основании исключительной лицензии, либо прописать запрет на заключение лицензионных договоров с третьими лицами, но лучше всего указать и то, и другое.

Также перечислите наименование и реквизиты сторон договора. Сторонами в данном типе соглашений являются:

Обязательным является указание предмета соглашения, то есть результата интеллектуальной деятельности, право использования которого передаётся по договору. При этом в тексте должны быть указаны характеристики и описание РИД, например, можно перечислить следующие характеристики: жанр, тематика, исключительные особенности произведения, язык программирования и функционал программы, особенности построения и назначения базы данных, и иные сведения, позволяющие идентифицировать результат интеллектуальной деятельности.

Если права на предмет зарегистрированы в Роспатенте, то укажите данные свидетельства о регистрации результата интеллектуальной деятельности.

Ещё одно обязательное условие, которое нужно прописать в тексте соглашения — это способы использования объекта. По закону Лицензиат приобретает право использования объекта исключительного права только способами, прямо указанными в лицензионном договоре.

Также можно указать территорию использования, если территория в договоре не указана, Лицензиат вправе осуществлять использование РИД на всей территории Российской Федерации.

Исключительная лицензия обычно предполагается возмездной, поэтому определите в договоре размер вознаграждения, которое может быть единовременным, выплачиваться периодически или рассчитываться в зависимости от объема использования (от дохода за использование результата интеллектуальной деятельности).

В сервисе «Документовед» вы можете не просто посмотреть образец лицензионного соглашения, составленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, но и создать готовый документ с необходимыми вам условиями.

Источник

Исключительный лицензиат защита прав

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. № С01-918/2016 по делу N А40-176412/2015 Дело о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку указание в лицензионном договоре на возможность обращения неисключительного лицензиата с исковым заявлением в суд не свидетельствует о возможности взыскания в его пользу компенсации за нарушение исключительного права, так как такое право предоставлено только лицу, которому выдана исключительная лицензия на использование исключительного права на средство индивидуализации

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Новокузнецкий Хладокомбинат» (пр. Коммунистический, д. 55/5, пом. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649002, ОГРН 1024201752057) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2016 по делу N А40-176412/2015 (судьи Расторгуев Е.Б., Лаврецкая Н.В., Пирожков Д.В.)

по исковому заявлению закрытого акционерного общества «ОПТХОЛОД» (Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, Москва, 113035, ОГРН 1027739004534) и общества с ограниченной ответственностью «Мириталь-Реутов» (ул. Профсоюзная, д. 9, г. Реутов, Московская обл., 143960, ОГРН 1135012002652)

к обществу с ограниченной ответственностью «НК Холдинг» (ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, комн. 14, Москва, 117218, ОГРН 1054220028290) и акционерному обществу «Новокузнецкий Хладокомбинат»

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

Суд по интеллектуальным правам установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2016 отменено, заявленные исковые требований удовлетворены частично:

на общество «Новокузнецкий хладокомбинат» возложена обязанность прекратить незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 39881 и N 301593 истцов, для индивидуализации товаров, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе путем размещения товарных знаков на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом выводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на выставках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени, и при других способах; признать производимую АО «Новокузнецкий хладокомбинат» продукцию пельмени «Иркутские» и пельмени «Фроловские» контрафактной;

взыскано с общества «Новокузнецкий хладокомбинат» в пользу общества «ОПТОХОЛОД» 500 000 руб. компенсации;

взыскано с общества «Новокузнецкий хладокомбинат» в пользу общества «МИРИТАЛЬ-РЕУТОВ» 500 000 руб. компенсации. В остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «Новокузнецкий хладокомбинат», ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Общество «Новокузнецкий хладокомбинат» считает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о взыскании с него компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки в пользу каждого из истцов.

В частности, заявитель кассационной жалобы отмечает, что общество «Мириталь-Реутов» не обладает правом на подачу искового заявления о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, поскольку не является обладателем указанных прав, в связи с наличием у него неисключительной лицензии на использование спорных товарных знаков.

Также общество «Новокузнецкий хладокомбинат» не согласно с выводом суда апелляционной инстанции о том, что компенсация подлежит взысканию за два факта использования двух спорных товарных знаков, то есть за четыре нарушения исключительных прав на товарные знаки.

По мнению общества «Новокузнецкий хладокомбинат», суд апелляционной инстанции, не оценив упаковки продукции, на которых без разрешения правообладателя были нанесены спорные товарные знаки, а также, не сравнив спорные товарные знаки на наличие их сходства до степени смешения, пришел к вышеупомянутому выводу.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судом апелляционной инстанции дана ненадлежащая оценка доказательствам, подтверждающим факт нарушения обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593.

В частности, общество «Новокузнецкий хладокомбинат» полагает, поскольку отсутствует факт производства им продукции, маркированной этими товарными знаками, то соответственно общество «Новокузнецкий хладокомбинат» не может быть признано лицом, нарушившим исключительные права на спорные товарные знаки, а, следовательно, с него не может быть взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на них.

Общества «ОПТХОЛОД» и «Мириталь-Реутов» представили совместный отзыв на кассационную жалобу, в котором полагают, что обжалуемый судебный акт является законным и обоснованным, в связи с чем отмене не подлежит.

По мнению истцов, доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию заявителя с выводами суда апелляционной инстанции, которым дана надлежащая правовая оценка.

Общество «НК Холдинг» отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представитель общества «Новосибирский хладокомбинат» доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель обществ «ОПТХОЛОД» и «Мириталь-Реутов» доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Общество «НК Холдинг» надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей заявителя кассационной жалобы и истцов, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Между обществом «ОПТХОЛОД» (лицензиар) и обществом «Мириталь-Реутов» (лицензиат) был заключен лицензионный договор от 01.08.2013 (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.03.2014 за N РД0144735), в соответствии с которым лицензиату была предоставлена неисключительная лицензия на право использования ряда товарных знаков, в том числе и спорных.

Пунктом 1.6 указанного договора предусмотрено, что если третьи лица нарушат права, предоставленные по указанному договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят им иск.

Обществу «ОПТХОЛОД» стало известно, что обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» на упаковки пельменей «Фроловские» и «Иркутские» без его разрешения были нанесены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593.

При этом общество «НК Холдинг», являясь управляющей организацией общества «Новокузнецкий хладокомбинат», имеет фактическую возможность определять действия общества «Новокузнецкий хладокомбинат», а соответственно и несет ответственность за убытки, причиненные другим юридическим лицам.

Таким образом, истцы, полагая, что ответчики своими действиями, выразившимися во введении в гражданский оборот контрафактной, по мнению истцов, продукции, нарушили их исключительные права на спорные товарные знаки, обратились в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, признал доказательства, представленные истцами в материалы дела в качестве подтверждения факта нарушения ответчиками исключительных прав на принадлежащие им товарные знаки, ненадлежащими.

В связи с этим пришел к выводу о недоказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав на спорные товарные знаки истцов.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и частично удовлетворяя исковые требования, указал на неверную оценку судом первой инстанции доказательств, подтверждающих факт нарушения обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» исключительных прав на спорные товарные знаки.

При этом отметил, что требования истцов к обществу «НК Холдинг» удовлетворению не подлежат, поскольку указанное общество действует от имени общества «Новокузнецкий хладокомбинат».

Суд апелляционной инстанции, сославшись на положения статьи 493 ГК РФ, признал кассовые и товарные чеки, подтверждающие факт реализации обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» спорной продукции, надлежащими доказательствами.

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал необоснованной критическую оценку судом первой инстанции упаковок спорной продукции, поскольку на них имеется указание на общество «Новокузнецкий хладокомбинат» как на производителя данной продукции, в частности на его юридический адрес, соответствующий тому, который указан в ЕГРЮЛ.

Таким образом, оценив в совокупности и взаимной связи вышеперечисленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» вводится в гражданский оборот продукция (пельмени), на упаковке которой без согласия правообладателя нанесены обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцам.

При этом суд апелляционной инстанции, признав общество «Новокузнецкий хладокомбинат» лицом, нарушившим исключительные права истцов на спорные товарные знаки, руководствуясь положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, обязал общество «Новокузнецкий хладокомбинат» прекратить незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593, для индивидуализации товаров, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе путем размещения товарных знаков на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом выводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на выставках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени, и при других способах; продукцию, производимую обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» (пельмени «Иркутские» и пельмени «Фроловские» контрафактной) признал контрафактной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1301 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.10.2014) в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что требования истцов о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки обоснованы.

Определяя размер компенсации, суды исходя из степени вины ответчика, принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, недоказанности вероятных убытков правообладателем, признал заявленный размер компенсации (по 1 000 000 рублей за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков в пользу каждого истца) чрезмерным и необоснованным и снизил до 500 000 рублей в пользу каждого из истцов.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о доказанности факта нарушения обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593.

Суд кассационной инстанции полагает, что довод кассационной жалобы о неправильной оценке судом апелляционной инстанции доказательств по делу, в части вывода указанного суда о доказанности факта нарушения обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593 является необоснованным и направлен на переоценку установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств дела, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводом суда апелляционной инстанции о доказанности факта нарушения обществом «Новокузнецкий хладокомбинат» исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593 не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции пришел к ошибочному выводу о наличии у общества «Мириталь-Реутов» права на обращение с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя требования общества «Мириталь-Реутов» о защите исключительных прав на спорные товарные знаки и взыскании соответствующей компенсации, суд апелляционной инстанции не учел следующего.

Положениями статьи 1254 ГК РФ предусмотрено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 указанного Кодекса.

Как указано в пункте 1.1 лицензионного договора от 01.08.2013, общество «ОПТХОЛОД» предоставляет на основании неисключительной лицензии обществу «Мириталь-Реутов» права на использование ряда товарных знаков, в том числе и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593.

То есть, неисключительный лицензиат для защиты своих интересов против третьих лиц вынужден обращаться к обладателю исключительного права за содействием.

Следует отметить, что пунктом 1.6 этого же договора установлено, что в случае если третьи лица нарушат права, предоставленные по настоящему договору, то общества «ОПТХОЛОД» и «Мириталь-Реутов» имеют право предъявить совместный иск.

Однако указание в договоре на возможность обращения неисключительного лицензиата с исковым заявлением в суд не свидетельствует о возможности взыскания в его пользу компенсации за нарушение исключительных прав, так как такое право предоставлено только лицу, которому выдана исключительная лицензия на использование исключительных прав на средство индивидуализации (статья 1254 ГК РФ).

Вместе с тем в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы настоящего дела не представлено доказательств того, что общество «Мириталь-Реутов» является обладателем исключительной лицензии на использование исключительных прав на спорные товарные знаки.

Таким образом, коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о том, что общество «Мириталь-Реутов», являясь лицом, которому на основании неисключительной лицензии предоставлены права на спорные товарные знаки, лишено права получения компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков в порядке, предусмотренном статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая изложенные обстоятельства, постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене как принятое при неправильном применении норм материального права и не соответствующее фактическим обстоятельствам дела.

Суд кассационной инстанции отмечает, что истцами по настоящему делу были сформулированы требования о взыскании в их пользу компенсации в равных долях за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки в размере 2 000 000 рублей (по 1 000 000 рублей за нарушение исключительных прав на каждый товарный знак в пользу каждого из истцов).

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимания принципы разумности, справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, снизил указанный размер компенсации до общей суммы в 1 000 000 рублей и взыскал с общества «Новокузнецкий хладокомбинат» компенсацию по 500 000 рублей в пользу каждого из истцов.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что из оспариваемого постановления суда апелляционной инстанции невозможно определить, судом апелляционной инстанции взыскана единая сумма компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки (признанная соразмерной нарушению и поделенная между двумя истцами) либо судом было взыскано две компенсации за нарушение исключительных прав на данные товарные знаки в пользу каждого из истцов.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку судом апелляционной инстанции было отменено решение суда первой инстанции и принят новый судебный акт.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в частности, установить размер компенсации, подлежащий взысканию с общества «Новокузнецкий Хладокомбинат» в пользу общества «ОПТХОЛОД» за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 39881 и N 301593, с учетом установленного судом кассационной инстанции отсутствия у общества «Мириталь-Реутов» права на получение компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки, предусмотренное статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2016 по делу N А40-176412/2015 отменить.

Направить дело N А40-176412/2015 на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Обзор документа

Как указал Суд по интеллектуальным правам, лицо, которому на основании неисключительной лицензии предоставлены права на товарные знаки, не может получить компенсацию за их незаконное использование.

Неисключительный лицензиат для защиты своих интересов против третьих лиц вынужден обращаться к обладателю исключительного права за содействием.

Указание в договоре на право неисключительного лицензиата обращаться с иском в суд не свидетельствует о возможности взыскания в его пользу компенсации за нарушение исключительных прав. Такое право предоставлено только обладателям исключительной лицензии.

Источник