какой государственный орган по общему правилу осуществляет регистрацию договора коммерческой
Какой государственный орган по общему правилу осуществляет регистрацию договора коммерческой
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Требуется ли регистрация договора коммерческой концессии? Каковы сроки представления документов для регистрации?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Государственной регистрации подлежит не сам договор, а предоставление права использования исключительных прав по договору коммерческой концессии. При этом конкретный срок обращения за государственной регистрацией законом не определен. Однако в отсутствие такой регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.
Обоснование вывода:
Прежде всего, уточним, что с 1 сентября 2014 года*(1) законодательство не содержит требования о государственной регистрации договора коммерческой концессии. В настоящее время государственной регистрации подлежит не договор, а предоставление права использования исключительных прав по договору коммерческой концессии как таковое. Регистрирующим органом выступает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении же требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).
Таким образом, в отличие от ранее действовавшего порядка, когда незарегистрированный договор коммерческой концессии считался ничтожным, теперь отсутствие государственной регистрации предоставления права использования само по себе не ведет к незаключенности или недействительности договора.
Конкретные сроки обращения за государственной регистрацией предоставления права использования законом не предусмотрены*(2). При этом обращаем внимание, что по смыслу норм п. 2 ст. 1486 ГК РФ (с учетом п. 4 ст. 1027 ГК РФ) отсутствие государственной регистрации предоставления права использования не исключает использование товарного знака пользователем под контролем правообладателя. Данный вывод согласуется с позицией, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2017 N С01-909/2017 по делу N СИП-36/2017.
Относительно срока непосредственно регистрации смотрите раздел III Административного регламента*(3), утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 10.06.2016 N 371.
Что касается вопроса о том, позволяет ли договор коммерческой концессии использовать товарный знак правообладателя во всех торговых объектах (магазинах) пользователя или только в одном из них, то этот вопрос выходит за рамки данной консультации, поскольку ответ на него в каждом конкретном случае зависит лишь от содержания договора. Так, согласно п. 2 ст. 1027 ГК РФ в договоре коммерческой концессии может указываться*(4) либо не указываться территория использования исключительных прав правообладателя. По смыслу данной нормы и абзаца шестого п. 1 ст. 1033 ГК РФ условие о территории использования исключительных прав не является для договора существенным. Иными словами, для ответа на данный вопрос требуется анализ договора. Причем договор может вовсе не содержать территориальных ограничений использования товарного знака. В последнем случае, как мы полагаем, количество торговых объектов, где пользователь может использовать товарный знак правообладателя, также не ограничивается.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Габбасов Руслан
Ответ прошел контроль качества
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
————————————————————————-
*(1) С указанной даты вступила в силу текущая редакция п. 2 ст. 1028 ГК РФ, изложенная в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (смотрите также п. 1 ст. 7 этого закона). Также смотрите последний абзац в письме Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2014 N 02/21-14928/08.
*(2) Косвенно данный вывод подтверждается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2013 N С01-148/2013 по делу N А56-43646/2011. Постановление вынесено в период действия предыдущей редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ, однако, как и тогда, текущая редакция не упоминает о каких-либо сроках регистрации.
*(3) Полное наименование: Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных.
*(4) Как показывает практика, условие о территории использования исключительных прав правообладателя может быть определено и путем указания конкретного адреса, места (смотрите, к примеру, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2011 N 13АП-19663/11).
Статья 1028 ГК РФ. Форма и регистрация договора коммерческой концессии (действующая редакция)
1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.
2. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.
Комментарий к ст. 1028 ГК РФ
1. Комментируемая статья устанавливает письменную форму договора коммерческой концессии. Законодатель подчеркивает юридическую значимость данной формы, установив, что несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность и в силу прямого указания закона такой договор считается ничтожным. При этом речь идет о заключении договора путем составления одного документа, подписанного сторонами, а не об обмене сторонами документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Необходимость составления сторонами одного документа обусловлена главным образом тем, что в силу п. 2 комментируемой статьи предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит обязательной регистрации.
До внесения изменений в гл. 54 ГК РФ (в связи с принятием и вступлением в действие с 01.01.2008 части четвертой ГК РФ) регистрация производилась органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качества правообладателя.
Изменения и дополнения к договору коммерческой концессии регистрируются в том же порядке, что и сам договор.
2. В новой редакции п. 2 комментируемой статьи, применяющейся с 01.10.2014, формулировки, касающиеся регистрации договора коммерческой концессии, изменены. Установлено, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации. Изменена и санкция за невыполнение указанного требования: в этом случае предоставление права использования считается несостоявшимся.
3. Применимое законодательство:
— Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 941;
— Приказ Роспатента от 29.12.2009 N 186;
— Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321.
4. Судебная практика:
— Постановление ФАС Московского округа от 28.10.2013 по делу N А40-161243/12-22-1616;
— Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2011 по делу N А56-41759/2011;
— Постановление ФАС Московского округа от 22.10.2008 N КГ-А40/9620-08 по делу N А40-51291/06-133-315.
Статья 1028. Форма и регистрация договора коммерческой концессии
1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.
2. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.
Комментарий к ст. 1028 ГК РФ
Порядок регистрации установлен в Правилах Роспатента, утв. Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64 «О Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных» (в ред. от 11 декабря 2003 г.) (РГ. 2003. 3 июня). Указанный Приказ применяется в части, не противоречащей части четвертой ГК. Регистрация договора коммерческой концессии предполагает совершение целого комплекса действий, включающего:
1) проверку договора на соответствие положениям законодательства Российской Федерации;
2) собственно регистрацию договора (проставление надписи (штампа));
3) внесение сведений о договоре в соответствующие государственные реестры;
4) публикацию сведений о зарегистрированном договоре коммерческой концессии.
Сведения о регистрации договора, его расторжении или изменении публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Со вступлением в силу части четвертой ГК отменено существовавшее ранее требование о регистрации договора в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц.
2. Государственная регистрация договоров коммерческой концессии обязательна во всех случаях предоставления права на охраняемый в Российской Федерации товарный знак, даже если ни одна из сторон не имеет местонахождения (места жительства) в Российской Федерации, вне зависимости от того, какое материальное право применимо к правам и обязанностям сторон по такому договору.
Обязанность обеспечить регистрацию договора в регистрирующем органе лежит на правообладателе (ст. 1031 ГК), поэтому, если иное не предусмотрено договором, обратиться с заявлением о регистрации договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам должен правообладатель, даже если он зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве.
Налицо противоречие в законодательстве. С одной стороны, п. 2 ст. 1031 ГК возлагает на правообладателя обязанность предпринять действия, направленные на регистрацию договора. С другой стороны, до осуществления такой регистрации договор считается ничтожным и, следовательно, не может создавать для правообладателя никаких обязанностей, в том числе и обязанности осуществить регистрацию. По-видимому, указанное положение коммент. ст. следует рассматривать как преддоговорную обязанность.
3. Следует учитывать, что Роспатент компетентен рассматривать лицензионные договоры в отношении лишь тех объектов интеллектуальной собственности, которые зарегистрированы этим органом, т.е. в отношении патентов, охранные документы на которые действуют на территории Российской Федерации. Если же предоставляется лицензия на иностранный патент, то регистрация должна производиться в соответствующих органах иностранных государств.
4. Если одна из сторон договора коммерческой концессии уклоняется от его государственной регистрации, то другая сторона может потребовать в судебном порядке вынесения решения о регистрации (п. 3 ст. 165 ГК). В таком случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Кроме того, добросовестная сторона может требовать возмещения убытков, причиненных таким уклонением.
Судебная практика по статье 1028 ГК РФ
Исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства в обоснование своих требований и возражений, руководствуясь положениями статей 167, 309, 421, 422, 431.1, 1009, 1102, 1109, 1027, 1028, 1232, 1235, 1466, 1477, 1481, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», протолковав условия договора и установив, что спорный договор не является договором коммерческой концессии, подлежащим государственной регистрации, а является смешанным и включает условия как лицензионного договора, так и договора возмездного оказания услуг, придя к выводу, что предпринимателю в составе спорного договора не передавались права использования какого-либо товарного знака (знака обслуживания), а переданный в комплексе прав по спорному договору логотип не может быть признан товарным знаком, принимая во внимание, что договор исполнялся, поэтому стороны не вправе ссылаться на его недействительность как на основание для освобождения их от исполнения обязательств по нему, суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске.
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций установили, что поскольку спорный договор коммерческой концессии не был зарегистрирован в установленном законом порядке, то в силу положений статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату заключения спорного договора, он является ничтожным.
Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями статей 421, 422, пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 1102, статьи 1103, пункта 1 статьи 1027, статей 1028, 1103 ГК РФ и исходили из отсутствия правовых оснований для признания договора недействительным.
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции установил, что заключенный сторонами договор зарегистрирован в установленном законом порядке 28.10.2014 и подлежит исполнению, доказательства досрочного расторжения договора в установленном законом и договором порядке отсутствуют, и, руководствуясь статьями 309, 310, 1027, 1028, 1037 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично удовлетворил иск, уменьшив размер неустойки.
Отменяя решение и отказывая в удовлетворении требования о возврате перечисленных по договорам денежных сумм, суд апелляционной инстанции исследовал и оценил в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, проанализировал правоотношения сторон и фактическое их поведение, руководствовался статьями 307, 309, 432, 450.1, 1027, 1028, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывал разъяснения, изложенные в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункте 3 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165, и исходил из доказанности того, что спорные денежные средства перечислены истцом во исполнение обязательства по договорам бизнес-партнерства и дилером получено встречное предоставление от общества в виде пользования пакетом услуг.
Принимая обжалуемые судебные акты, суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, установив факт нарушения правообладателем своих обязательств по договору N 1, что является основанием для его расторжения и возврата паушального взноса, признав одностороннее расторжение сделки пользователем соответствующим условиям пункта 7.8 договора N 1, скорректировав расчет подлежащей взысканию неустойки, руководствуясь статьями 309, 310, 329, 330, 450.1, 453, 1027, 1028, 1037 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворили первоначальный иск частично и отказали во встречном иске.
Принимая обжалуемые заявителем судебные акты, суды руководствовались нормами главы 7 АПК РФ, положениями статей 10, 15, 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах», постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», и исходили из недоказанности обществом совокупности условий, необходимой для взыскания с ответчиков убытков в заявленном размере.
Договор франчайзинга. Шпаргалка для тех, кто столкнулся впервые
Франчайзинг – популярная, но очень сложная сделка, так как затрагивает основы бизнеса обеих сторон. Соответственно, у этого договора очень много правовых тонкостей. Юристы обеих сторон должны не только сами представлять себе все эти нюансы, но и объяснить последствия тех или иных условий сотрудникам коммерческих подразделений, которые ведут переговоры.
СПРАВКА. Коммерческая концессия основана на том, что правообладатель за вознаграждение предоставляет пользователю право работать под своими средствами индивидуализации. Например, фирменным наименованием (фирмой), товарным знаком; передает ему информацию, составляющую коммерческую тайну, в том числе «ноу-хау», и оказывает разнообразное содействие в определенной сфере предпринимательской деятельности. С помощью франчайзинга правообладатель расширяет масштаб своего бизнеса без расходов на создание новых филиалов. Пользователь же снижает предпринимательский риск, работая под известной маркой, по отлаженным технологиям и на основе уже полученного опыта.
Что необычного в оформлении договора франчайзинга
На стороне правообладателя может выступать только коммерческая организация. Связано это с тем, что по договору коммерческой концессии предается право на использование фирменного наименования, которое может принадлежать только юридическому лицу. Следовательно, индивидуальный предприниматель быть правообладателем по договору коммерческой концессии не может, поскольку он выступает в гражданском обороте только под своим собственным именем (ст. 19 ГК РФ).
В качестве пользователя может выступать коммерческая компания или индивидуальный предприниматель.
Договор заключается только путем подписания единого документа. Этот договор не может быть заключен путем обмена документами посредством обмена письмами, факсами, телеграммами. То есть общее правило пункта 2 статьи 434 ГК РФ на него не распространяется.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора в связи с ничтожностью (п. 1 ст. 1028 ГК РФ).
ВОПРОС В ТЕМУ:Прекращается ли договор коммерческой концессии, если исключительное право перешло от правообладателя к третьему лицу?
Нет, такой переход не является основанием для расторжения заключенного договора или внесения в него изменений и дополнений. По ГК РФ новый правообладатель становится стороной договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.
Договор подлежит обязательной государственной регистрации (ст. 1028 ГК РФ). Причем для сторон коммерческой концессии договор вступает в силу с момента его подписания (либо иного момента, согласованного сторонами). Но в отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации (ст. 1028 ГК РФ). Это относится и к случаям, когда регистрируются изменения к договору (ст. 1036 ГК РФ).
Действующий в 2007 году порядок регистрации договора коммерческой концессии утвержден приказом Минфина России от 12.08.05 № 105н.
По общему правилу договор франчайзинга регистрируют в органе, который зарегистрировал правообладателя в качестве юридического лица – то есть в налоговой инспекции. Однако если правообладатель «прописан» в иностранном государстве, то за регистрацией договора нужно обратиться в инспекцию, зарегистрировавшую пользователя.
Если в состав передаваемых по договору прав входят исключительные права, охраняемые патентным законом (патенты, товарные знаки и т.д.), договор подлежит регистрации еще и в соответствующем патентном ведомстве (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Несоблюдение этого требования также влечет признание договора ничтожным (недействительным). Порядок регистрации утвержден приказом Роспатента от 29.04.03 № 64.
Необходимо регистрировать любые изменения в договоре. Причем если изменения касаются исключительных прав, охраняемых законом, они регистрируются дважды: в налоговой инспекции и соответствующим патентным ведомством.
СПРАВКА.Отметим, что с 2008 года порядок государственной регистрации договоров коммерческой концессии изменится: ею будет заниматься «федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности» (т.е. Роспатент). Поправки с отсроченным сроком введения их в силу внесены Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ. В главу кодекса о коммерческой концессии со следующего года вносятся и другие изменения. В основном они носят технический и терминологический характер. Их необходимость вызыванас введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ и раздела VII – «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»
Особые существенные условия франчайзинга
Права, которые обязательно передаются пользователю. Прежде всего, необходимо указать права, которые передаются пользователю. Обратим внимание: среди этих прав обязательно должны быть:
— право на фирменное наименование и (или) и (или) коммерческое обозначение;
— право на охраняемую коммерческую информацию (которая нужна пользователю для осуществления переданных ему прав).
Указание на передачу этих в прав – существенное условие договора коммерческой концессии, если его не будут, суд может признать его незаключенным.
«Ссылаться на договор коммерческой концессии в отношениях с третьими лицами стороны смогут только после государственной регистрации франчайзинга»
Право на использование фирменного наименования (коммерческого обозначения) осуществляется в силу простого разрешения правообладателя. Такое разрешение включается в сам текст договора.
Теперь об охраняемой коммерческой информации. Необходимо указать в договоре действия, которые правообладатель должен совершить, чтобы обеспечить доступ пользователя к коммерческой тайне. То есть сведений, в отношении которых правообладатель осуществляет определенные защитные меры. К ним, в частности, можно отнести коммерческий опыт и «ноу-хау».
Думается, что недостаточно внести в договор формулировку «пользователь получает доступ к коммерческой информации правообладателя, составляющей его коммерческую тайну». Охрана коммерческой тайны осуществляется путем принятия целого пакета локальных внутрикорпоративных актов. Поэтому необходимо особо указать, какая конфиденциальная информация представляется пользователю, где именно отражен информация. Это может быть сделано как в самом договоре, так и в отдельном соглашении, которое прилагается к договору.
В договоре также указывается сфера деятельности, в отношении которой устанавливается коммерческая концессия: продажа определенных товаров, оказание услуг и т.д.
ВОПРОС В ТЕМУ:Может ли правообладатель изменить свое фирменное наименование в период действия договора франчайзинга?
Запретить этого правообладателю нельзя. Но в таком случае правообладатель вправе потребовать либо расторжения договора с возмещением убытков, либо уменьшения вознаграждения, которое причитается правообладателю.
А вот если принадлежащее правообладателю право на фирменное наименование (коммерческое обозначение) прекращается вовсе, то прекращается и действие договора коммерческой концессии (п. 3 ст. 1037 ГК РФ).
Срок действия договора. В договоре коммерческой концессии указывается, заключен он на срок либо без указания срока – это существенно условие для данного вида договора. Если срок не будет назван, то любая из сторон имеет право отказаться от договора, предупредив другую сторону за шесть месяцев, поскольку договором не установлен более продолжительный срок (п. 1 ст. 1037 ГК РФ). Учитывая, что коммерческая концессия регулирует достаточно сложные взаимоотношения сторон (которых может быть и больше двух), мы можем порекомендовать все же устанавливать срок действия договора.
Вознаграждение правообладателя. Еще одно существенно условие договора коммерческой концессии. Формы вознаграждения могут быть самыми различными – в статье 1030 ГК РФ указаны лишь возможные варианты решения этого вопроса.
«Если срок договора не будет назван, то любая из сторон имеет право отказаться от него, предупредив контрагента за шесть месяцев»
На практике вознаграждение состоит из двух частей. Первая – взнос за присоединение к фирменной сети правообладателя. Вторая – последующие периодические платежи (определяемые по твердой шкале или в процентах от выручки).
Формулируя условия о вознаграждении, необходимо предусмотреть механизм пересмотра его размера, поскольку могут возникнуть соответствующие условия. Некоторые из них указаны в законе:
— изменение фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя;
— истечение срока действия иных исключительных прав, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
В обоих случаях пользователь вправе поставить вопрос о соразмерном уменьшении вознаграждения, причитающегося правообладателю. Механизм такого уменьшения лучше заранее определить в договоре.
Примеры дискриминационных условий договора франчайзинга Если вы представляете интересы пользователя, будьте готовы к тому, что другая сторона постарается включить в договор дискриминационные положения.
Несмотря на то, что коммерческая концессия в определенном смысле является видом совместной деятельности (стороны стремятся к достижению успеха сообща), экономические интересы пользователя и правообладателя различаются. Более того, часто франчайзинг носит неравноправный характер, так как пользователь находится скорее в подчиненных, чем в партнерских отношениях с правообладателем. Приведем несколько типичных примеров такого «столкновения интересов»: