защита прав на средства индивидуализации
Защита прав на средства индивидуализации
ГК РФ Статья 1252. Защита исключительных прав
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1252 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:
(п. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
О выявлении конституционно-правового смысла п. 4 ст. 1252 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
5. Орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5.1. В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 177-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.
Не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 настоящей статьи.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 01.07.2017 N 147-ФЗ)
6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.
Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.
Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:
в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.1. В случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.
Защита прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение
В настоящее время действующим законодательством предусмотрены следующие охраняемые средства индивидуализации: фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки (знаки обслуживания), НМПТ.
Условно указанные средства индивидуализации можно разделить на две группы: обозначения, которые индивидуализируют участников гражданского оборота, и обозначения, которые используются участниками хозяйственной деятельности для индивидуализации товаров, работ или услуг. К первой группе обозначений относятся фирменные наименования и коммерческие обозначения.
По смыслу статьи 1474 ГК РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте. Основная функция фирменного наименования – индивидуализировать (выделять) из всех участников гражданского оборота конкретное юридическое лицо, и, как следствие, формировать у третьих лиц устойчивую ассоциацию с ним.
Согласно статье 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и действует до момента исключения данного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица или в связи с изменением наименования.
Содержание исключительного права на фирменное наименование сводится к возможности правообладателя (юридического лица) использовать свое наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе, путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет (пункт 1 статьи 1474 ГК РФ).
Исключительное право на фирменное наименование носит абсолютный характер, что означает, что третьи лица не вправе использовать тождественные или сходные до степени смешения с ним обозначения. Однако только использование тождественного или сходного до степени смешения обозначения не является достаточным основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности.
В законе закреплен ряд условий, при одновременном соблюдении которых, действия юридического лица, могут быть признаны нарушением исключительного права на фирменное наименование.
Так, согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ, о нарушении исключительного права можно говорить, если одновременно имеют место следующие обстоятельства:
В случае если хотя бы одно из обстоятельств отсутствует, исключительное право на фирменное наименование нарушенным не считается: «…сам по себе факт совпадения фирменных наименований, при осуществлении истцами и ответчиком различных видов экономической деятельности, не может являться основанием для полного запрета использовать ответчиком в фирменном наименовании словосочетания» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2014 по делу №А75-11531/2013).
В случае если все вышеперечисленные обстоятельства установлены, правообладатель вправе предъявить к лицу, допустившему нарушение, требование о запрете использования фирменного наименования в определенных видах деятельности и/или требование о возмещении убытков (а не взыскании компенсации!).
Заявляя требование о запрете использование фирменного наименования правообладателю достаточно доказать только факт нарушения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 по делу №А40-146738/2013, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2016 по делу № А40-187312/2015). Запрет использования фирменного наименования может быть реализован путем прекращения использования спорного обозначения в отношении конкретных видов деятельности или путем изменения наименования.
При этом правообладатель не вправе понудить другое юридическое лицо изменить фирменное наименование. Как следует из пункта 5 статьи 1473 ГК РФ, пункта 60 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования вправе только регистрирующий орган. Как следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу № А50-3269/2014, «…такой способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений, законом не предусмотрен».
Заявляя материальные требование о взыскании убытков правообладателю следует руководствоваться общими положениями гражданского законодательства, в частности, статьей 15 ГК РФ.
Согласно статье 15 ГК РФ, под убытками понимается реальный ущерб, который компания-правообладатель понесла вследствие допущенного нарушения, и упущенная выгода, под которой понимаются неполученные доходы, которые в обычных условиях (в отсутствие нарушения) компания могла получить.
При доказывании размера убытков необходимо доказать факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между допущенным нарушением и убытками, а также размер убытков. Лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что возможность получения им доходов существовала реально, т.е. документально подтвердить, что оно совершило конкретные действия и сделало с этой целью приготовления, направленные на извлечение доходов, которые не были получены в связи с допущенным нарушением.
Анализ судебной практики по данной категории дел показывает, что правообладателям не всегда удается подтвердить наличие причинно-следственной связи и взыскать убытки (дело №А65-25309/2013).
В отличие от фирменного наименования коммерческое обозначение не подлежит государственной регистрации и представляет собой известное на определенной территории средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. Зачастую многие отождествляют фирменные наименования и коммерческие обозначения, однако, это неверно, поскольку коммерческое обозначение имеет иную правовую природу и отличительные признаки.
Коммерческое обозначение характеризуется следующей совокупностью признаков:
Закон не определяет момент возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, при этом обозначение признается коммерческим и охраняется в случае, если оно обладает различительными признаками, является известным и используется правообладателем для индивидуализации предприятия в пределах определенной территории. Не определен в законе и момент прекращения действия исключительного права. Как следует из пункта 2 статьи 1540 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует данное обозначение непрерывно в течение года. Полагаем, что такой срок неиспользования может быть исчислен в любой период на протяжении действия исключительного права с момента обнаружения такого неиспользования.
По вопросу определения момента возникновения исключительного права на коммерческое обозначение судебная практика выработала подход, согласно которому исключительное право не может возникнуть ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (пункт 64 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При доказывании возникновения и принадлежности исключительного права момент начала использования обозначения является существенным.
При рассмотрении вопроса о нарушении исключительного права на коммерческое обозначение следует также руководствоваться принципом «старшинства права». Однако учитывая специфику возникновения и действия исключительного права на коммерческое обозначение, не каждое использование тождественного или сходного до степени смешения может быть признано нарушением. Нарушением может считаться использование обозначения для индивидуализации предприятия, осуществляющего аналогичную деятельность в пределах одной и той же территории.
Для того чтобы привлечь нарушителя к гражданско-правовой ответственности правообладателю необходимо доказать факт наличия исключительного права на коммерческое обозначение и факт неправомерного использования такого обозначения. Особое внимание следует обратить на то, что из представленных правообладателем документов должно явно следовать: какое обозначение используется; каким образом обозначение используется и в отношении какого предприятия.
Правообладатель вправе потребовать прекратить полностью или частично использование спорного обозначения. При этом под частичным запретом понимается либо запрет на использование обозначения на определенной территории, либо в отношении производства (оказания) определенных товаров (услуг).
Как следует из пункта 3 статьи 1539 ГК РФ, за нарушение исключительного права на коммерческое обозначение правообладатель также вправе потребовать от лица, допустившего нарушения, взыскания причиненных нарушением убытков. В этой связи, можно сделать вывод о том, что для защиты исключительного права на коммерческое обозначение при отсутствии его обязательной регистрации необходимо задействовать больше материальных доказательств, подтверждающих возникновение и действие исключительного права.
Защита прав на средства индивидуализации
Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации.
Следует различать охрану прав и защиту прав.
Охрана есть установление общего правового режима, а защита – те меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права нарушены или оспорены.
За нарушение предусмотренных Кодексами прав на объекты промышленной собственности, авторских и смежных прав, средств индивидуализации наступает гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гражданско-правовые способы защиты
В соответствии со статьями 12, 1252 Кодекса обладатели исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя:
1) признания прав.
Признание прав может относиться к личным неимущественным правам авторов и исполнителей или к имущественным правам.
Признание права может сопровождаться публичным объявлением о существовании определенного права, которое делается нарушителем или за его счет.
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Восстановление прежнего положения возможно далеко не всегда, эта мера защиты в некоторых случаях все же может быть применена (уничтожение экземпляров, проставление на экземплярах имен создателей и т. п.).
Прекращение действий, составляющих правонарушение или создающих угрозу правонарушения в сфере авторского права и смежных прав, может быть применено практически всегда. Это запрет рекламы, предложения продажи экземпляров, запрет продажи, допечатки тиража и т. п.
3) возмещения убытков, включая упущенную выгоду.
Обладатель исключительных прав, выдвигая требование о возмещении убытков, должен доказать факт наличия убытков, их размер, а также то, что убытки были причинены действиями нарушителя.
Обычно в сфере интеллектуальной собственности убытки проявляются в форме упущенной выгоды, т. е. той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы нарушитель заключил договор с правообладателем и использовал охраняемый результат интеллектуальной деятельности возмездно, на законных основаниях.
4) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков.
Обладатель исключительных прав может отказаться от требования о возмещении своих убытков и потребовать взыскать с нарушителя тот доход, который нарушитель получил от использования объектов промышленной собственности или авторского и смежного права (п. 2. ч. 2 ст. 15 Кодекса).
Доход должен быть получен нарушителем именно в результате нарушения прав патентообладателей, авторских и смежных прав, а не в результате законных действий.
Обладатель исключительных прав может потребовать выплаты ему доходов, полученных нарушителем, не отказываясь от возмещения реального ущерба.
5) компенсации морального вреда;
В сфере интеллектуальной собственности моральный вред подлежит компенсации лишь в тех случаях, когда нарушены какие-либо личные неимущественные права.
Требования о компенсации морального вреда регулируются статьями 150–152 и 1099–1101 Кодекса.
Меры административно-правового характера
Нарушение авторских и смежных прав путем ввоза, продажи, сдачи в прокат или иного незаконного использования экземпляров произведений или фонограмм в коммерческих целях, в случаях, если:
— эти экземпляры являются контрафактными;
— на них указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав;
Субъективная сторона административных правонарушений характеризуется только прямым умыслом. Анализ мер административно-правовой ответственности показывает, что допускается сочетание основного вида административного наказания (административного штрафа) с дополнительным (конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм и т.д.). Административный штраф и конфискация назначаются судом.
Если изобретения, созданные в России и заявленные от имени российских юридических или физических лиц, первоначально патентуются в других странах, это явится прямым нарушением статьи 1395 Кодекса.
Меры уголовно-правового характера
В соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – УК РФ) незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб наказываются штрафом в размере до 2 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
В отношении объектов авторского права или смежных прав, согласно статье 146 УК РФ, присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев.
Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Если те же деяния совершены либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в особо крупном размере, либо лицом с использованием своего служебного положения, то в данном случае наказание предусматривается в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х лет или без такового.
За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.
По решению суда, арбитражного суда или судьи единолично контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации и уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.
Контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.
Применение пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в спорах о защите исключительного права на средства индивидуализации
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.
Если проанализировать данный правовой подход Суда по интеллектуальным правам, то на первый взгляд может показаться, что лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак,имеет «абсолютную власть» над этим обозначением.
Почему-то сразу в голову приходит Кольцо Всевластия, Гендальф, Саурон, Орки, Всевидящее Око… Ой, кажется, что меня понесло не в ту сторону.
Итак, согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборотна территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).
Таким образом, в статье 1484 ГК РФ определен перечень способов использования товарного знака, при которых лицо, использующее без разрешения правообладателя тождественные или сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, может быть признано нарушителем.
Предлагаю представить себе следующую ситуацию:
Индивидуальный предприниматель ведет с 2005 годав городе Томске коммерческую деятельность по ремонту компьютеров под коммерческим обозначением «Транзистор», данное обозначение не зарегистрировано им в качестве товарного знака. Кроме того, предприниматель является администратором доменного имениtranzzzistor.ru.
В 2018 году в Нижнем Новгороде образуется ООО «Транзистор», которое такженачинает вести деятельность по ремонту компьютеров и подает заявку на регистрацию одноименного товарного знака в отношении услуг 37-го класса МКТУ.
В 2019 году общество получает права на товарный знак и обращается в суд с иском к предпринимателю о запрете использования обозначения «Транзистор», а также обозначений, производных от него, при осуществлении коммерческой деятельности по установке, обслуживанию и ремонту компьютеров. Также общество просит суд запретить предпринимателю использовать эти обозначения в доменном имени и на сайте, и заявляет требование о взыскании компенсации.
Если руководствоваться исключительно правовой позицией, изложенной в статье 1484 ГК РФ и разъяснениями Суда по интеллектуальным правам, то на первый взгляд предпринимательнаходится в тупиковой ситуации, и вероятнее всего ему придется попрощаться сизвестным для Томичей обозначением, доменным именем и какой-то частью заработанных им средств, выплатив их правообладателю в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака.
Между тем, если разобраться в этой ситуации более детально, то у предпринимателя имеются достаточно неплохие шансы на победу и вот почему.
Как было указано выше,предприниматель начал свою деятельность под спорным обозначением в 2005 году и ведет ее с этого времени непрерывно, в то время как общество образовалось лишь в 2018 году, в связи с чем получается, что предприниматель является обладателем «старшего» права на использование обозначения «Транзистор», как коммерческого обозначения.
При этом, по моему мнению, прослеживается некая аналогия с регулированием прав на патенты, в отношении которых может применяться правовой режим преждепользования.
Право преждепользования – это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права. Соответственно, действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя: «право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права».
Хотя в нормах права, регулирующих отношения, связанные с товарными знаками, в отличие от патентов, не содержится понятия преждепользования, но не стоит забывать про положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, которым регулируются правоотношения при конкуренции различных средств индивидуализации.
Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.
При наличии такой конкуренции соответствующий спор на основании пункта 6 статьи 1252 ГК РФ подлежит разрешению в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.
В силу статьи 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.
Пунктом 2 статьи 1481 ГК РФпредусмотрено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.
Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (пункт 177 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Таким образом, если судом будет установлено, что фактическое непрерывное использование предпринимателем коммерческого обозначения «Транзистор»началось с 2005 года, а также, что это обозначение приобрело достаточную различительную способность и известность на определенной территории, то судом может быть принята во внимание более ранняя дата возникновения права на коммерческое наименование предпринимателя, чем права общества на товарный знак, что может послужить основанием для вывода суда об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Анализ судебной практики в части применения положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ показывает, что суды достаточно часто применяют данную норму, вставая на защиту хозяйствующих субъектов, оказавшихся под угрозой быть привлеченными к ответственности за незаконное использование товарного знака.
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу № А27-5416/2017, от 28.04.2018 по делу
№ А56-58258/2016.
В начале статьи я привел правовую позицию, указанную в справке Суда по интеллектуальным правам, согласно которой исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.
Однако, если сопоставить эту правовую позицию с положениями пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, то можно прийти к выводу, что право на товарный знак не является таким уж абсолютным, поскольку может быть ограничено, в связи наличием у другого лица более раннего права на коммерческое обозначение.