злоупотребление правом на товарный знак
Злоупотребление правом на товарный знак
ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1515 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 и 2 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
Пп. 1 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 13.12.2016 N 28-П. О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного Постановления.
О выявлении конституционно-правового смысла пп. 1 п. 4 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
Пп. 2 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 24.07.2020 N 40-П. О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 5 указанного Постановления.
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?
Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
специально для ГАРАНТ.РУ
Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.
Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.
Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации
Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.
В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.
Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.
Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.
Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.
После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).
В другом деле суды пришли к противоположным выводам.
14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.
Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.
В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).
Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации
Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.
Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.
Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).
Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак
Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.
Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.
В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).
Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.
Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».
Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).
Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).
Квалифицируем действия по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом
 |
| Olivier26 / Depositphotos.com |
В условиях рыночной экономики права на различные результаты интеллектуальной деятельности и способы их защиты стали предметом широкого обсуждения в научной литературе, периодической печати, на научных форумах и конференциях. Исключительное право на товарный знак представляет собой ценный нематериальный актив, в приобретении которого заинтересовано все большее количество хозяйствующих субъектов. Последнее фактически диктует необходимость формирования механизмов и способов противодействия недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием указанных прав.
В настоящей статье предпринята попытка выявить проблемы квалификации действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, как акт недобросовестной конкуренции или злоупотребление правом, с учетом актуальной правоприменительной практики.
В научной литературе выделяют два вида нарушений, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак: недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом.
Глава 76 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает наличие таких средств индивидуализации, как фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.
Статья 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции») устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
Понятие недобросовестной конкуренции возникло в качестве критерия оценки поведения участников рынка товаров и услуг, соревнующихся за наиболее благоприятное положение на указанном рынке посредством использования незаконных приемов и методов соперничества.
Недобросовестная конкуренция определяется в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые:
Президиум ФАС России отмечает, что для установления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие всех признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», в совокупности со специальными признаками состава нарушения, предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» (Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года)» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 3 октября 2018 г. № 10).
Для квалификации действий хозяйствующего субъекта, как нарушающих запрет, установленный ч. 1 ст. 14.4. ФЗ «О защите конкуренции», необходимо установить совокупность действий:
Отдельно приобретение права или использование не образует состава нарушения, предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».
Рассмотрим основные признаки недобросовестной конкуренции, установленные в ФЗ «О защите конкуренции».
Осуществление действий хозяйствующим субъектом – конкурентом.
Согласно п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Товарный рынок в п. 4 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» описывается как сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
С учетом изложенных норм, под конкурентами понимаются лица, которые осуществляют деятельность на одном товарном рынке (рынке услуг) в пределах определенных территориальных границ. Наличие конкурентных отношений подтверждается тем, что товары (услуги) хозяйствующих субъектов являются взаимозаменяемыми по смыслу п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» и вводятся в гражданский оборот в пределах совпадающих территориальных границ.
Интересная позиция содержится в Решении Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 г. по делу № СИП-4/2020, где суд пришел к выводу, что, так как по отношению к обоим хозяйствующим субъектам, которые рассматриваются на предмет наличия между ними конкурентных отношений, одно и то же лицо контролирует их, указанные субъекты не могут быть признаны конкурентами (Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 г. по делу № СИП-4/2020). Суд указал, что данные общества осуществляют согласованные действия на рынке медицинских изделий для эпиляции и коагуляции, которые направлены на достижение единого экономического результата в интересах контролирующего их лица. Такую деятельность нельзя признать соперничеством двух хозяйствующих субъектов, поскольку действия последних не носят самостоятельного характера по отношению друг к другу, а обусловлены волей контролирующего их лица. Исходя из изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что общества не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, однако это само по себе исключает возможность признания действий одного из этих обществ недобросовестной конкуренцией. Таким образом, суд в указанном решении исключает возможность признания конкурентами хозяйствующих субъектов, подконтрольных одному и тому же лицу, но при этом говорит о возможности признания действий одного из них недобросовестной конкуренцией. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. № С01-1698/2020 по делу № СИП-4/2020 судебный акт был отменен по причине того, что суд первой инстанции сделал вывод о правах общества, вопрос о привлечении которого к участию в деле и о его возможном процессуальном статусе не разрешался. При новом рассмотрении дела вопрос о конкурентных отношениях не исследовался.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 мая 2010 г. № 16678/09 по делу № А70-9090/15-2008 и Постановление Президиума ВАС РФ от 15 февраля 2011 г. № 12221/10 по делу № А56-62505/2009 обосновывается, что отношения участия одного юридического лица в другом сами по себе не исключают возможности признания таких лиц конкурентами на рынке определенного товара при осуществлении ими самостоятельной хозяйственной деятельности. Современная судебная практика содержит аналогичные выводы (например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. № С01-61/2020 по делу № СИП-389/2019).
В научной литературе также содержатся выводы о возможности признания действий одного из хозяйствующих субъектов недобросовестной конкуренцией в условиях отсутствия между ними конкурентных отношений. Правовая конструкция запрета на недобросовестную конкуренцию и сложившаяся судебная практика определили то, что отношения между правообладателем и предполагаемым нарушителем как между конкурентами непосредственно могут отсутствовать, что в свою очередь не препятствует применению соответствующих законодательных запретов и не исключает возможность квалификации действий как недобросовестной конкуренции.
В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2018 г. № С01-860/2018 по делу № А40-152460/2017 суд отмечает, что сам факт признания сторонами наличия между ними конкурентных отношений не подтверждает их действительное существование, поскольку суды должны исходить из доказательств, представленных в материалы дела, которые в рассматриваемом случае не подтверждали; что общества являются хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на одном товарном рынке. Следовательно, в данном деле суд исключил возможность установления факта наличия конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами с учетом признания субъектами данного факта.
Применительно к делам, в которых установлению подлежит наличие признаков недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, требуется установление наличия конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами именно на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. по делу № СИП-114/2019, от 29 мая 2020 г. по делу № СИП-648/2019).
В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. № С01-61/2020 по делу № СИП-389/2019 выводы суда первой инстанции о наличии между лицами конкурентных отношений, основаны на изучении выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части сведений об основных видах деятельности, а также на том, что указанные обстоятельства не оспаривались лицами, участвующими в деле, признаны надлежащими.
Представляется, что при установлении наличия фактических конкурентных отношений между правообладателем товарного знака и лицом, обратившимся за защитой, необходимо исследование следующих вопросов:
Направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» обращается внимание на то, что для квалификации действий хозяйствующего субъекта по государственной регистрации товарного знака важно установление цели, преследуемой этим лицом и его намерений на момент подачи соответствующей заявки. В постановлении также отмечается, что для установления цели и намерения лица может оцениваться как предшествующее подаче заявки на регистрацию товарного знака поведение, так и последующее (после приобретения исключительного права).
На необходимость учета цели действий правообладателя товарного знака при анализе добросовестности его поведения в общем виде указывается в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Большинство авторов сходятся во мнении, что направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности может предполагаться, обуславливаться сутью самого деяния и не требует доказывания реального получения таких преимуществ.
Направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности следует рассматривать как объективную способность совершением указанных действий предоставить субъекту такие преимущества.
В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2018 г. по делу № А56-98234/2017 содержится вывод о том, что под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности следует понимать их способность улучшить положение конкурирующего хозяйствующего субъекта на рынке, в том числе привлечь к своим товарам (работам, услугам) потребительский спрос и увеличить размер получаемой прибыли по отношению к размеру прибыли, которая могла быть получена им в случае воздержания от недобросовестного поведения.
Относительно указанного признака имеются выводы также в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2018 г. по делу № А56-9026/2018, где суд указал, что направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности должна быть доказана, а не предполагаться. Подобная направленность может быть доказана фактами смешения продукции третьими лицами при ее покупке, расторжения договоров с заявителем и иными способами.
В Решении Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2020 г. по делу № СИП-344/2020 содержится аналогичный ранее изложенному вывод о том, что под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить лицу такие преимущества. Сами преимущества при этом предполагают возникновение такого превосходства над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность получения прибыли в большем размере, чем это могло быть в случае воздержания от указанных недобросовестных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут признаваться направленными на получение преимуществ, если в результате их совершения у хозяйствующих субъектов появляется возможность увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение. Аналогичные выводы содержатся в следующих судебных актах: Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10 ноября 2020 г. № С01-1210/2020 по делу № А55-27586/2019; Решении Суда по интеллектуальным правам от 05 ноября 2020 г. по делу № СИП-1054/2019; Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09 октября 2020 г. № С01-1006/2020 по делу № А82-8291/2019; Решении Суда по интеллектуальным правам от 05 октября 2020 г. по делу № СИП-781/2019; Решении Суда по интеллектуальным правам от 11 сентября 2020 г. по делу № СИП-448/2019 и др.
Следовательно, можно говорить о направленности действий лица на получение преимуществ в предпринимательской деятельности в случае наличия действительной способности путем совершения этих действий получения хозяйствующим субъектом таких преимуществ. При этом доказыванию подлежит всего лишь один факт: что эти действия могли повлечь возникновение такого превосходства над конкурентами, которое обеспечило бы в том числе возможность получения прибыли в большем размере по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий.
Итак, при исследовании вопроса о наличии в действиях лица данного признака необходимо установить:
Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут признаваться направленными на получение преимуществ, если в результате их совершения у хозяйствующих субъектов появляется возможность увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.
Противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
Предполагается, что о противоправности действий хозяйствующего субъекта как о признаке недобросовестной конкуренции можно говорить в тех случаях, когда нарушение хозяйствующим субъектом законодательства Российской Федерации может привести к получению правонарушителем необоснованных преимуществ перед его добросовестными конкурентами – в том числе правообладателем спорного средства индивидуализации.
Так, например, в деле № А56-5444/2019 суд при квалификации действий субъекта в качестве недобросовестной конкуренции усмотрел их противоречие действующему законодательству в том, что при введении в оборот трактора К-702М-СХТ субъект использовал промышленный образец по патенту № 73731, правообладателем которого является АО «Петербургский тракторный завод», без согласия последнего, в связи чем были нарушены его исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, а также требования ст. 1229 ГК РФ.
Обычаем в силу п. 1 ст. 5 ГК РФ признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Практика, в которой действия хозяйствующего субъекта признавались бы противоречащими обычаям делового оборота для целей установления данного признака недобросовестной конкуренции, немногочисленна. Так, в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 мая 2006 г. по делу № А19-38401/05-21-Ф02-2289/06-С1 суд пришел к выводу, что направляя требования аптекам о прекращении продажи БАД «Салсоколлин», находившейся в них для целей реализации на законных основаниях, ООО «Сольвей ЭМ» совершало действия, противоречащие обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Из содержания писем также следовало, что ООО «Сольвей ЭМ» знало о наличии конкурента на рынке и своим требованием о прекращении реализации биологической добавки могло причинить вред ООО «Сольвей».
В Определении Верховного Суда РФ от 02 декабря 2020 г. № 301-ЭС20-18679 по делу № А82-19804/2019 суд не усмотрел в действиях предпринимателя по использованию для поиска в системе контекстной рекламы Яндекс.Директ ключевой фразы «красный маяк» рассматриваемого признака недобросовестной конкуренции, указав, что они не могут быть признаны противоречащими обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Вывод обоснован тем, что использование хозяйствующим субъектом указанной ключевой фразы обусловлено законным ведением им предпринимательской деятельности по реализации виброоборудования, в том числе производства заявителя.
В соответствии с подп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации.
Для установления наличия рассматриваемого признака недобросовестной конкуренции, отсутствует необходимость подтверждения противоречия действий лица одновременно и положениям действующего законодательства, и обычаям делового оборота, и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Достаточно установления хотя бы одного объекта противоречия.
Причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанесения ущерба его деловой репутации.
В судебной практике в качестве причинения или способности причинения убытков добросовестному хозяйствующему субъекту как правило рассматривается объективная возможность действиями правообладателя товарного знака вытеснить добросовестного субъекта с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г. № С01-661/2019 по делу № А40-240172/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 февраля2021 г. № С01-1886/2020 по делу № А55-31630/2019, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. № С01-1698/2020 по делу № СИП-4/2020).
В деле № А56-5444/2019 в целях определения наличия данного признака установлено следующее. В качестве угрозы причинения убытков АО «Петербургский тракторный завод» суд усмотрел, что в результате недобросовестных действий Заявителя некоторая часть потребителей могла отказаться от приобретения тракторов «Кировец» К-744Р, отдав предпочтение тракторам К-702М-СХТ, имеющим схожий внешний вид, что привело бы к недополучению АО «Петербургский тракторный завод» той части прибыли, на которую он мог рассчитывать в случае недопущения заявителем недобросовестного поведения. Судом установлено, что в деле имеется подтверждение фактического отказа как минимум одного покупателя приобретать трактор «Кировец» К-744Р производства АО «Петербургский тракторный завод» в связи с нахождением в обороте трактора К-702М-СХТ производства Заявителя, стоимость которого существенно ниже стоимости трактора К-744Р производства Заявителя. Таким образом, возможный ущерб АО «Петербургский тракторный завод» заключается в упущенной выгоде. Суд отметил, что для установления наличия рассматриваемого признака недобросовестной конкуренции достаточно подтвердить угрозу причинения убытков.
В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2018 г. № С01-252/2018 по делу № А32-23702/2017 указано, что довод заявителя о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства причинения убытков правообладателю действиями предпринимателя, подлежит отклонению и не может служить основанием для отмены судебных актов. При этом судами отмечено, что в результате реализации предпринимателем Диковицкой О.Ф. контрафактной продукции потребители вводятся в заблуждение относительно товара и его изготовителя, тем самым правообладателю причиняется имущественный ущерб, а также наносится вред его деловой репутации.
Для того чтобы подтвердить наличие рассматриваемого признака недобросовестной конкуренции, не требуется доказывать наличие убытков и (или) вреда деловой репутации, достаточно доказать способность причинить убытки и (или) вред деловой репутации.
В пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» изложены выводы о том, что само по себе нарушение хозяйствующим субъектом при ведении предпринимательской деятельности норм законодательства, даже при наличии факта неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не подтверждает наличие в действиях лица состава акта недобросовестной конкуренции.
Постановление содержит обобщенный перечень признаков, установленных в законе, которые должны быть установлены при рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции. Так, Верховный суд РФ указывает на необходимость установления следующих признаков:
Факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции.
Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» установлен порядок оценки состояния конкуренции на товарном рынке, которым руководствуются антимонопольные органы и суды при установлении возможности влияния действий хозяйствующего субъекта на состояние конкуренции.
Вопрос о влиянии на состояние конкуренции при установлении признаков недобросовестной конкуренции, судами рассматривается повсеместно. Безусловно, речь всегда идет об установлении негативного влияния на состояние конкуренции. Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 января 2020 г. № Ф07-16207/2019 по делу № А56-24561/2019 в качестве действий, оказывающих влияние на состояние конкуренции на товарном рынке, расценены действия хозяйствующего субъекта по отвлечению потребителей от добросовестных субъектов предпринимательской деятельности и созданию у потребителей ложного впечатления о своей принадлежности к адвокатскому сообществу. Определением Верховного Суда РФ от 12 ноября 2018 г. № 308-КГ18-18398 по делу № А63-13968/2017 перераспределение спроса в пользу недобросовестного участника суд признал обстоятельством, оказывающим негативное влияние на состояние конкуренции на рынке соответствующей продукции.
Предполагается, что можно говорить о наличии негативного влияния на состояние конкуренции, когда действия лица приводят к отклонению конкурентных отношений от их нормального состояния и у одного хозяйствующего субъекта появляется возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Исходя из вышеизложенной судебной практики можно установить, что судами в качестве такого влияния рассматриваются действия хозяйствующего субъекта по отвлечению клиентов от добросовестных субъектов предпринимательской деятельности, созданию у потребителей ложного впечатления о своей деятельности, перераспределение спроса в пользу хозяйствующего субъекта, нарушающего запрет на недобросовестную конкуренцию и др.
Отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.
Признак в таком виде был выделен в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 апреля 2019 г. № 303-КГ18-23327 по делу № А04-1665/2018, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. № С01-1545/2020 по делу № СИП-781/2019 и дублировался в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 декабря 2020 г. № С01-1285/2020 по делу № СИП-763/2019, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. № С01-61/2020 по делу № СИП-389/2019.
Рассматриваемый признак очевидно является конкретизацией общего принципа разумности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит вывод о том, что при оценке действий сторон на предмет добросовестности следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
При определении того, носили ли действия правообладателя по регистрации спорного товарного знака недобросовестный, отличный от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, характер, суды исследуют историю введения в хозяйственный оборот спорного обозначения. Учитываются обстоятельства, подтверждающие длительность использования спорного обозначения ответчиком, в результате действий которого указанное обозначение приобрело репутацию, известность, произошло ли это до введения на рынок товаров, выпускаемых истцом. Так, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. № С01-1545/2020 по делу № СИП-781/2019 суд, исследовав вышеизложенные обстоятельства, пришел к выводу об отсутствии в действиях ответчика по приобретению исключительного права на спорное обозначение указанного признака, так как обозначение приобрело широкую известность благодаря именно его хозяйственной деятельности и инвестициям, имевшим место до регистрации товарного знака. Предполагается, что при известности лицу, которое приобрело исключительное право на товарный знак, о том, что средство индивидуализации, тождественное ему либо сходное с ним до степени смешения, уже используется иным лицом, прибрело репутацию, известность среди потребителей благодаря усилиям этого лица, если действия по регистрации прав на товарный знак имели нечестную цель, такие действия являются недобросовестными.
Таким образом, для целей определения наличия в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак рассматриваемого признака необходимо установить:
Направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).
Указанный признак в изложенном виде полностью соответствует признаку, определенному ранее в ФЗ «О защите конкуренции», при этом содержит возможные варианты преимуществ и действий лица, которые могут оцениваться как направленные на получение таких преимуществ.
В Обзорах судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2020 г., представленных в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам» в качестве обстоятельств, которые могут свидетельствовать о цели, преследуемой лицом, подлежащих установлению для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции названы следующие:
Исходя из вышеизложенного можно установить, что на сегодняшний день в результате правоприменительной практики и оформления ее основных выводов в соответствующих позициях судов, перечень признаков, которые необходимо установить для признания правообладателя товарного знака нарушившим ст. 14.4. ФЗ «О защите конкуренции», конкретизирован.
В случае недоказанности хотя бы одного из перечисленных признаков исключается признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции.
Разграничение понятий злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции
Наряду с недобросовестной конкуренцией основанием, по которому может быть оспорено и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ называет злоупотребление правом. В соответствии с данной нормой возможно оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку и признание недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.
По смыслу подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ действия лица, зарегистрировавшего спорный товарный знак, можно квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции или злоупотребление правом. Таким образом, законодатель не признает данные понятия тождественными. Такое разграничение подтверждается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой ГК РФ». Однако должного разграничения понятий в законодательстве и позициях высших судов не наблюдается.
Часть 1 ст. 9 ГК РФ предусматривает, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В пункте 8 «Обзора практики применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ», утвержденном Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 содержатся выводы о том, что суд, руководствуясь положениями ст. 10 ГК РФ, вправе по собственной инициативе, с учетом имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом, и далее: «При названных обстоятельствах действия гонконгской компании по приобретению исключительного права на товарный знак “AKAI” являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ)».
Таким образом существенное отличие злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции состоит хотя бы в том, что требование о злоупотреблении правом невозможно заявить как самостоятельное в рамках обособленного судебного спора, тогда как заявление о недобросовестной конкуренции может быть рассмотрено судом в качестве самостоятельного требования в рамках отдельного спора.
При этом в случае заявления стороной одновременно требований о признании действий хозяйствующего субъекта и злоупотреблением правом, и недобросовестной конкуренцией, суды указывают лишь на отсутствие возможности заявления самостоятельного требования о злоупотреблении правом, не обосновывая при этом разграничения злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, и причин невозможности признания действий лица одновременно и тем, и другим.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривается право суда, при отсутствии соответствующих заявлений от сторон, самостоятельно вынести вопрос о злоупотреблении правом на обсуждение.
Как правило, доводы о злоупотреблении правом заявляются при рассмотрении дел о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.
Так, в Решении Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. по делу № СИП-329/2020 дается следующая оценка доводов о злоупотреблении правом правообладателем товарного знака. Судом было установлено, что коммерческое обозначение «ГИДРОЦЕМ» с 2013 г. использовалось ООО «ПП “»Гидроцем”, в котором состояли Мошков И.Р. и Якшилов Д.С. с равными долям в уставном капитале; в 2015 г. участник Якшилов Д.С. зарегистрировал другое общество – ООО «Гидроцем»; а в 2018 г. ИП Мошков И.Р. (правообладатель спорного товарного знака) зарегистрировал товарный знак «ГИДРОЦЕМ», предоставив при этом обществу ПП “Гидроцем” право его использования. ООО «Гидроцем» в ходе рассмотрения дела о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 680973 заявило о злоупотреблении ИП Мошковым И.Р. правом, выразившемся в регистрации товарного знака. Суд пришел к выводу, что так как на дату регистрации общества «Гидроцем» (13 января 2015 г.) общество «ПП “Гидроцем” уже длительное время использовало обозначение, сходное с произвольной частью фирменного наименования заявителя, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, и о таком использовании Якшилов Д.С. не мог не знать, являясь на указанную дату одним из учредителей общества «ПП “»Гидроцем” и его генеральным директором, действия Якшилова Д.С. в данном случае были направлены на создание нового субъекта предпринимательской деятельности (конкурента) для осуществления деятельности в той же сфере, что и общество «ПП “Гидроцем”, однако без участия в такой деятельности Мошкова И.Р. В связи с этим суд счел, что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником общества «ПП “Гидроцем” Якшиловым Д.С. конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием».
Таким образом, в указанном судебном деле суд не усмотрел злоупотребления правом в действиях предпринимателя по регистрации товарного знака, тождественному коммерческому обозначению общества, в котором он состоит вместе с другим предпринимателем, признав эти действия разумным обеспечением своих имущественных интересов. Вывод обоснован главным образом тем, что второй предприниматель зарегистрировал без участия первого общество с фирменным наименованием, тождественным коммерческому обозначению общества, в числе учредителей которого они состоят вместе. При этом предприниматель, зарегистрировавший товарный знак, предоставил обществу право использования спорного товарного знака на основании лицензионного договора. Обоснованность данных выводов подтверждена в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01 апреля 2021 г. № С01-1795/2020 по делу № СИП-329/2020.
Данная судебная практика подтверждает, что для квалификации действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации необходимо установить цель совершения указанных действий. В судебной практике в качестве обстоятельств, которые могут являться подтверждением недобросовестного поведения лица, приводятся, например, осведомленность обладателя исключительного права на товарный знак о том, что на момент подачи заявки на регистрацию исключительного права на товарный знак иное лицо уже законно использовало тождественное либо сходное обозначение для индивидуализации в своей деятельности, а также о том, что указанное средство индивидуализации приобрело определенную известность среди потребителей (например, дело № СИП-729/2018). При этом отмечается, что сам по себе факт известности правообладателю указанных обстоятельств не свидетельствует о том, что лицо, приобретая исключительное право на средство индивидуализации, действовало недобросовестно. Важно установление намерения воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.
Как видно из анализа дела № СИП-329/2020, действительно, не всегда факт известности правообладателю товарного знака о том, что средство индивидуализации уже используется иным лицом, является подтверждением недобросовестной цели. Так, если в деле имеется подтверждение, что действия лица по регистрации товарного знака были продиктованы его имущественным интересом без отклонений от поведения, которое в аналогичной ситуации ожидалось бы от любого хозяйствующего субъекта, такие действия не могут быть признаны злоупотреблением правом. Однако в указанном деле значение имел также тот факт, что средство индивидуализации приобрело известность благодаря действиям юридического лица, в котором в качестве участника состоял в том числе правообладатель товарного знака.
По мнению А.С. Ворожевич и Н.В. Козловой, при системном толковании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ «…речь идет о двух самостоятельных нарушениях, которые могут иметь место на стадии регистрации товарного знака: недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом». Если в первом случае говорится о нарушении конкретной нормы в прямом смысле слова, то во втором случае, злоупотребление правом не является прямым нарушением нормы закона. Кроме этого, можно констатировать, что принцип добросовестности является базовым принципом. В любой ситуации суд может применить ст. 10 ГК РФ по собственной инициативе в целях недопущения злоупотребления правом.
Рассматривая вопрос о разграничении понятий акта недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, обратим внимание на позицию судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева, изложенную в Особом мнении к Определению Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 370-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Эвалар» на нарушение конституционных прав и свобод положениями п. 2 и 3 ст. 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», подп. 4 п. 1 и абз. 4 п. 3 ст. 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Особое мнение).
В указанном определении разрешался вопрос о нарушении конституционных прав и свобод положениями на сегодняшний день уже не действующих законов, однако неопределенность в разграничении понятий недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом остается актуальной и на сегодняшний день.
Так, в Особом мнении отмечается, что существует неопределенность в понимании воли законодателя: охватывают ли слова «акт недобросовестной конкуренции» и такое поведение правообладателя, которое по своим признакам представляет собой злоупотребление субъективным исключительным правом на товарный знак? Неопределенность в оспариваемых нормах привела к тому, что и в судебных актах поведение ЗАО «Эвалар» квалифицируется и как акт недобросовестной конкуренции, и как злоупотребление субъективным правом. Между тем в подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция рассматриваются как различные правонарушения.
Достаточно часто в судебной практике можно увидеть выводы, в которых суды рассматривают вопрос о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции в совокупности (например, Постановление ФАС Московского округа от 22 октября 2012 г. по делу № А41-10659/10).
При квалификации действий лица по регистрации прав на товарный знак как злоупотребление правом, особое значение имеют рекомендации, которые содержатся в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ» и сводятся к следующему.
Во-первых, злоупотребление правом может иметь место лишь при условии наличия у лица соответствующего права.
Недобросовестная конкуренция запрещена на законодательном уровне. Соответственно, лица не обладают правом на недобросовестную конкуренцию, чтобы у них была возможность им злоупотреблять. Таким образом, акты недобросовестной конкуренции, прямо запрещенные законом, нельзя относить к злоупотреблению правом.
Во-вторых, в силу императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом суд при квалификации действий лица как злоупотребление правом не ограничен доводами другой стороны спора относительно злоупотребления правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что прямо следует и из содержания п. 2 ст. 10 ГК РФ..
При рассмотрении же вопроса о наличии в действиях лица признаков недобросовестной конкуренции, суд учитывает доводы, заявленные сторонами и не может по своей инициативе, без наличия соответствующего требования заявителя, признать действия лица актом недобросовестной конкуренции.
В-третьих, посредством отказа в защите права лицу, которое допустило злоупотребление правом, обеспечивается защита нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Следовательно, непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Для защиты нарушенных прав лица суд может не принять доводы другой стороны спора, злоупотребившей правом, обосновывающие соответствие действий последней по осуществлению принадлежащего ей права формальным требованиям законодательства.
Исходя из проанализированного материала можно выделить следующие основные различия между злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, которые не позволяют говорить о тождестве этих понятий:
непосредственной целью признания лица злоупотребившим своим правом является не его наказание, а защита прав лица, потерпевшего от такого злоупотребления.
Несмотря на то что заинтересованные лица, обращаясь в суд, очень часто просят одновременно признать действия по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, следует признать, что с учетом наличия существенных различий этих составов невозможно установление в действиях одного и того же лица признаков одновременно и злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Так, если мы говорим о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак – то это является нарушением установленного в ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» запрета. Действия, имеющие признаки недобросовестной конкуренции в данной форме, не могут быть признаны злоупотреблением правом, так как правом на такие действия лицо изначально не обладало ввиду установленного законом запрета. Если же в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак нет всей совокупности признаков недобросовестной конкуренции, либо в рамках рассмотрения дела не заявлено требование о признании действий лица недобросовестной конкуренцией, но при этом установлено, что регистрация товарного знака была осуществлена исключительно с намерением причинить вред другому лицу, эти действия были совершены в обход закона с противоправной целью, либо наблюдается иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, возможна квалификация действий лица только как злоупотребление правом. Фактически два состава не схожи, а противоречат друг другу. Может появиться мнение об их схожести, если оценивать, например, с позиции того, что в ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» фактически говорится о приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак – а на указанные действия лицо имеет право, так как законодательно предусмотрена возможность регистрации товарного знака, и возможность использования исключительных прав на него является законным правом в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ. Получается, что лицо имеет право, которым предполагаемо может злоупотребить. Однако следует учитывать, что речь идет не просто об осуществлении указанных прав, а о недобросовестной конкуренции, которая осуществляется посредством реализации этих прав. То есть осуществление указанных прав, если оно также содержит в себе признаки недобросовестной конкуренции, запрещено в силу ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» и поэтому не может быть признано злоупотреблением правом.
В итоге недобросовестная конкуренция фактически является законодательно закрепленной формой злоупотребления правом, и с установлением запрета на недобросовестную конкуренцию она перестает быть таковой, становится самостоятельным нарушением.
Представляется, что именно по перечисленным причинам суды, при наличии одновременного заявления и требований о признании действий лица злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, отказывают в удовлетворении требований в части злоупотребления правом.
Можно заключить, что злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция являются совершенно разными правонарушениями и не соотносятся даже как общее и частное.
У лица, чье право было нарушено в связи с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, имеющими признаки недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, есть следующие варианты защиты своих прав.
Лицо может обратиться с требованием о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак недобросовестной конкуренцией на основании ст. 14.4. ФЗ «О защите конкуренции» в антимонопольный орган.
Для признания действий правообладателя товарного знака недобросовестной конкуренцией заинтересованное лицо может обратиться в Федеральную антимонопольную службу с соответствующим требованием. В случае положительного результата решение антимонопольного органа на основании п. 2 ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» направляется заинтересованным лицом в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Также лицо может обратиться непосредственно в суд (дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в остальных случаях – арбитражным судам субъектов Российской Федерации).
Так, в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» отмечено, что наличие административного порядка не исключает возможность заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд.
Действительно, исходя из положений ст. 10, подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ можно сделать вывод, что лицо вправе направить заявление с требованием о признании действий по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд. Данной позиции придерживаются многие специалисты, а также судебные органы. Дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании п. 2 части 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подп. 7 п. 2 ст. 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
У лица также есть возможность обратиться в Роспатент, который правомочен признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, если действия правообладателя в установленном порядке были признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Однако законом не установлены правомочия Роспатента по квалификации действий в качестве злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Потребуется также совершение действий, указанных в следующем пункте.
Лицо имеет право заявить о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак злоупотреблением правом при рассмотрении иного дела, например, по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
В силу подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, если по результатам рассмотрения указанных в п. 1 и 3 заявлений действия правообладателя товарного знака будут признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией, это будет являться основанием для прекращения правовой охраны товарного знака.
В научной литературе встречаются мнения, согласно которым, заинтересованному лицу следует обратиться с заявлением в арбитражный суд, только после получения решения антимонопольного органа. В этой связи интересно обратить внимание на мнение ученых и позиции высших судов.
Например, А.П. Сергеев считает, что «в суд можно лишь обжаловать то или иное решение антимонопольного органа по вопросу недобросовестной конкуренции, но невозможно прямое, минуя антимонопольные органы, обращение заинтересованного лица в суд». Аналогичного подхода придерживается В.А. Хохлов. Выводы согласуются с подп. 1 и 2 ст. 11 ГК РФ, которыми установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, прямо установленных законом, а решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
По мнению А.С. Ворожевич и Н.В. Козловой институт недобросовестной конкуренции не должен применяться при рассмотрении дел об оспаривании правовой охраны товарных знаков. Данные дела целесообразно отнести к подведомственности судов, минуя стадию административного обжалования».
Между тем, как уже отмечалось, в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» содержится вывод о том, что по причине отсутствия в Законе о защите конкуренции указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке исключается при наличии возможности обратиться в суд или, напротив, является обязательным условием обращения в суд, если лицо за защитой своих прав обратится сразу в суд, минуя административный порядок, суд не может оставить такое заявление без рассмотрения.
Представляется, что наиболее эффективным и удобным является следующий алгоритм действий лица, чьи права нарушены правообладателем товарного знака, допустившим недобросовестную конкуренцию:
Так, в случае обращения первоначально в антимонопольный орган, рассмотрение дела увеличивается на стадию административного порядка, так как о признании недействительным решения антимонопольного органа правообладатель в любом случае может заявить в Суд по интеллектуальным правам.
В случае, если в действиях лица нет признаков недобросовестной конкуренции, но есть основания для заявления о злоупотреблении правом, лицу следует:
Таким образом, на сегодняшний день законодательно предусмотрено несколько способов защиты лица, чье право нарушено регистрацией товарного знака. В зависимости от фактических обстоятельств тот или иной способ может иметь преимущества с позиции более быстрого и эффективного рассмотрения спора.
Заурбек Кашаров, член экспертного совета при Общественной палате Санкт-Петербурга, старший преподаватель кафедры гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского государственного экономического университета, советник по правовым вопросам ГК «Авангард»
Элиза Гапураева, магистр юриспруденции (Санкт-Петербургский государственный университет), аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета, ассистент кафедры гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского государственного экономического университета, юрисконсульт ГК «Авангард»