исчерпание прав на изобретение
Исчерпание прав на изобретение
ГК РФ Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:
1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;
3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Исчерпание прав на изобретение
Ст. 1363 (в ред. ФЗ от 12.03.2014 N 35-ФЗ) применяется к патентам на промышленные образцы, выданным по заявкам, для которых дата подачи установлена после 01.01.2015.
ГК РФ Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки:
Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).
2. Если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.
Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.
У патентообладателя могут быть запрошены дополнительные материалы, если без них рассмотрение заявления невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления такого запроса. Если патентообладатель в этот срок не представит запрошенные материалы или не подаст ходатайство о продлении срока, заявление не удовлетворяется. Срок, установленный для представления дополнительных материалов, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев.
При продлении на основании абзаца первого настоящего пункта срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.
3. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.
4. Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.
Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика
Городов Олег Александрович, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук.
В настоящей статье анализируются теоретические вопросы, отражающие содержание и особенности принципа исчерпания исключительных прав в отношении объектов промышленной собственности и влияние указанного принципа на антиконкурентную практику в Российской Федерации.
Ключевые слова: исчерпание прав, изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, параллельный импорт, недобросовестная конкуренция.
The principle of right exhaustion in respect of industrial property towards anticompetition practice
This article is devoted to the theoretical questions relevant to the content and features of the principle of right exhaustion regarding industrial property and its impact on anticompetition practice in the Russian Federation.
Key words: right exhaustion, invention, utility model, design, trade mark, parallel import, unfair competition.
Kohler. Deutsches Patentrecht. Mancheim, 1878. S. 100.
В основу указанного механизма положен так называемый принцип исчерпания исключительных прав, который сформировался в доктрине, законодательстве и правоприменительной практике в качестве инструмента, позволяющего снять или по меньшей мере смягчить имеющие место противоречия как между монопольным характером исключительного права и принципом свободы перемещения товаров и услуг на территории одного государства (национальный аспект), так и между территориальным характером действия исключительного права и международными экономическими требованиями свободной торговли (международный аспект). Каждый из названных аспектов является решающим при определении юридически значимых последствий введения в гражданский оборот продукта с использованным в нем охраняемым результатом интеллектуальной деятельности или индивидуализированного товарным знаком, т.е. масштабов исчерпания исключительных прав. По масштабу исчерпания принято различать национальное исчерпание и международное исчерпание. Национальное исчерпание характеризуется тем, что исключительное право признается по закону исчерпанным только на территории страны происхождения продукта, если продукт с использованным в нем охраняемым результатом интеллектуальной деятельности или маркированный охраняемым средством индивидуализации введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия внутри страны происхождения. Международное исчерпание характеризуется тем, что исключительное право признается по закону исчерпанным на территории любой страны, если продукт с использованным в нем охраняемым результатом или маркированный охраняемым средством индивидуализации введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия на территориях стран, в которых обеспечена правовая охрана указанным результату или средству. Разновидностью международного исчерпания является региональное исчерпание, именуемое иногда коммунитарным, которое характеризуется исчерпанием исключительного права не на территориях любых стран, в которых обеспечена правовая охрана, а на территориях группы стран, объединенных в какие-либо союзы, например Европейский союз. Таким образом, само исчерпание через призму его масштаба характеризуется юридически значимыми последствиями места ввода в гражданский оборот продукта или товара.
В условиях глобализации международной торговли значения принципа исчерпания исключительных прав, выбора масштаба исчерпания и объема прав, подлежащих исчерпанию, обретают особое значение, поскольку на их основе осуществляются реализация государственной политики по отношению к феномену так называемого параллельного импорта и формирование национальных подходов к оценке актов недобросовестной конкуренции. Россия в этом смысле не является исключением и в настоящее время, как, впрочем, и на всем протяжении новейшей истории экономических преобразований, продолжает поиски своих, как правило, оригинальных моделей правового опосредования указанных явлений хозяйственной жизни.
Параллельный импорт в широком смысле представляет собой ввоз (импорт) в страну продукта, который до этого был правомерно произведен, введен в гражданский оборот и вывезен (экспортирован) из страны происхождения. Если в таком продукте использованы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или он маркирован охраняемым средством индивидуализации, исключительные права на указанные результаты и средство, которые действуют в стране, где они не исчерпаны, являются сдерживающим фактором для импортера, поскольку требуют согласия правообладателя на действия, составляющие содержание исключительного права.
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 42. Ст. 2319.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 6. Ст. 505.
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 42. Ст. 2322.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 50. Ст. 4927.
Особенности исчерпания исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Рассмотрение особенностей принципа исчерпания в преломлении к указанным объектам следует начать с анализа содержания исключительного права на использование технических и художественно-конструкторских решений, поскольку такое использование является основной сферой их приложения в условиях открытого рынка товаров и услуг.
Содержание исключительного права на результат технического и художественно-конструкторского творчества зависит от того, что вкладывает законодатель в само понятие «использование указанных результатов», делая его юридически значимым в механизме юридической монополии. Под использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов следует понимать:
Таким образом, понятие использования охраняемого результата технического или художественно-конструкторского творчества имеет двоякий смысл, или, говоря другими словами, допускает две формы реализации.
Сущность технического использования законодатель раскрывает в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Так, изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, составляющих содержание хозяйственного использования того либо иного продукта или способа.
Признак будет являться эквивалентным, если сущность изобретения, полезной модели при замене признака не изменится, а достигаемый результат останется прежним. При использовании теории эквивалентов решается важная практическая задача, позволяющая избежать указаний множества вариантов заявляемых технических решений, которые в данном случае автоматически попадают в зону правовой охраны. Таким образом, снимается проблема несанкционированного использования вариантов заявленного технического решения.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.
Сущность хозяйственного использования раскрыта в ст. 1358 ГК РФ. Она формулируется законодателем как в позитивном, так и в негативном аспекте (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными п. п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ.
В п. 2 ст. 1358 ГК РФ сформулирован перечень действий, которые по прямому указанию законодателя считаются действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности без согласия патентообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца в хозяйственном смысле в частности, являются:
Указанные формы использования тесно связаны между собой и при квалификации акта использования для целей исчерпания должны подвергаться оценке с точки зрения соответствия формуле исчерпания.
Общая формула исчерпания исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, закрепленная в п. 6 ст. 1359 ГК РФ и свидетельствующая о национальном масштабе исчерпания, выглядит следующим образом: не является нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.
Сравнительный анализ приведенной формулы с правилами, установленными в п. п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ, показывает, что полного (универсального) исчерпания исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец произойти не может. Не подлежит исчерпанию исключительное право на продукт, полученный непосредственно запатентованным способом (подп. 2 и подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ), и исключительное право на осуществление способа, в котором используется изобретение (подп. 4 п. 2 ст. 1358) (варианты хозяйственного использования).
Джермакян В.Ю. Исчерпание прав и запатентованный способ // URL: http://www.gorodissky.ru.
Таким образом, по отношению к результатам технического и художественного творчества в РФ применяется модель частного (сингулярного) исчерпания исключительного права.
Особенности исчерпания исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания. Право на товарный знак и знак обслуживания, если его рассматривать в качестве субъективного гражданского права, в содержательном плане отличается от субъективных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Указанное отличие обусловлено не только спецификой институализации этой группы средств индивидуализации, но и значительным ослаблением личностного фактора в идентификации создавшего товарный знак лица (разработчика товарного знака).
Право на товарный знак относится к разряду исключительных, что предполагает наличие в нем определенного содержания. Это содержание в общем плане отражено нормой, содержащейся в абзаце 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, согласно которой правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Таким образом, налицо традиционное для российского законодательства выделение позитивной и негативной сторон содержания исключительного права. Главнейшей функцией института исключительных прав является наделение их обладателя определенным объемом правомочий, отражающих меру его юридических возможностей по контролю над тем или иным результатом интеллектуальной деятельности или приравненным к таковому средством индивидуализации. Применительно к товарным знакам обычно выделяют два правомочия имущественного характера, а именно правомочие использования и правомочие распоряжения правом на товарный знак.
Правомочие использования товарного знака как позитивная юридическая возможность, предоставленная правообладателю, конструируется на основе понятия «использование», имеющего своим содержанием действие, определяющее сферу приложения обозначения в гражданском обороте.
Понятие использования товарного знака раскрывается законодателем в п. 2 ст. 1484 ГК РФ через действие по размещению знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. Данная норма свидетельствует о том, что под использованием следует понимать, как правило, фактическое применение знака, т.е. его размещение на товаре или его упаковке, а не номинальное оповещение о нем неопределенного круга лиц, например, путем сообщения о наличии того либо иного товарного знака в телевизионном сюжете. Указанное правило законодатель дополняет еще рядом способов, касающихся возможности признания в качестве использования применения товарного знака его размещение:
В отличие от использования технических или художественно-конструкторских решений, которое допускает две формы использования, использование товарных знаков для признания в качестве такового требует лишь одну форму, именуемую размещением.
Поскольку одним из ключевых признаков правила об исчерпании прав является указание на место ввода товаров в гражданский оборот, то по смыслу ст. 1487 ГК РФ факт первой продажи товаров с примененным на них товарным знаком за границей не влечет исчерпания прав владельца товарного знака в России, и наоборот: факт первой продажи товаров с примененным на них товарным знаком в России не влечет исчерпания прав владельца товарного знака в иностранном государстве, где он зарегистрирован.
Исчерпание исключительных прав на товарные знаки возможно при наличии двух взаимосвязанных юридических фактов: размещения знака на товаре, этикетке или упаковке (иных вариантах размещения, указанных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ) и введения товара в гражданский оборот. Введение товара в гражданский оборот является необходимым условием, наличие которого обязательно при всех прочих обстоятельствах и способах размещения знака. Очевидно, что размещение знака при выполнении работ или оказании услуг, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, не сопровождаемое введением товара в гражданский оборот, не может повлечь исчерпания исключительных прав на знак.
Таким образом, по отношению к товарным знакам и знакам обслуживания, равно как и к объектам патентно-правовой охраны, в РФ применяется модель частного (сингулярного) исчерпания исключительного права.
Исчерпание прав и антиконкурентная практика. Исчерпание прав не является универсальным юридическим средством защиты экономических интересов правообладателя, а равно потребителей. Это утверждение особенно справедливо и проявляется при совершении сделок, связанных с импортом продукции, в которой воплощены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или импортом товаров, индивидуализированных соответствующими средствами. Как известно, недобросовестные участники оборота, пользуясь пробелами в законодательстве, могут на вполне легальных началах манипулировать ценами на указанную продукцию и товары. Такая манипуляция может осуществляться в сторону как понижения цен, так и их повышения.
Понижение цен на продукцию имеет место в случае ввоза в страну происхождения продукции, производство которой налажено в зарубежной стране по лицензии. Себестоимость такой продукции, как правило, ниже себестоимости товара оригинального происхождения. Однако показатели качества параллельно импортируемых товаров уступают аналогичным показателям оригинальной продукции.
Мы вводим специальный термин «популярная продукция», чтобы избежать смешения с уже устоявшимися терминами «оригинальный товар» или «товар оригинального происхождения», описывающими параллельный импорт, под которыми понимается товар, произведенный самим правообладателем.
Дело N А40-12515/11-27-104 // Информационная система «Кодекс».
Судом установлено, что акционерному обществу Sanpelegrino SPA принадлежит исключительное право на товарные знаки S.PELLEGRINO (свидетельства от 03.11.1976 N 426768, от 06.07.1983 N 478229 в Международном реестре товарных знаков), в том числе в отношении товаров 32-го класса МКТУ (минеральные воды).
Права истца на указанные товарные знаки признаются и охраняются на территории Российской Федерации. Названные товарные знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации.
Основанием для обращения акционерного общества Sanpelegrino SPA с исковыми требованиями явилось то, что ответчик ввозит на территорию Российской Федерации продукцию (минеральную воду), маркированную указанным товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, и последний не давал ответчику согласие на ввоз на территорию Российской Федерации названной продукции. Истец полагает, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак.
Суд признал, что ответчик ввозит на территорию Российской Федерации продукцию (минеральную воду), маркированную товарным знаком S.PELLEGRINO, так как именно он является декларантом и получателем товара. При этом истец согласия на ввоз на территорию России продукции (минеральная вода), маркированной названным товарным знаком, не давал; доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции, в том числе доказательств предоставления истцом в установленном порядке такого права третьим лицам, суду не представлено.
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком с целью введения его в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажа такого товара являются самостоятельными способами использования этого товарного знака.
С учетом положений ст. ст. 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд признал товар, ввезенный ответчиком, контрафактным, т.е. нарушающим исключительные права правообладателя, поэтому удовлетворил требования истца о его изъятии и уничтожении.
Дело N А40-51953/11-51-440 // Информационная система «Кодекс».
Налицо ситуации, при которых товар на территории РФ не введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия, а товарный знак, которым он индивидуализирован, подлежит правовой охране в РФ. В этих случаях правообладатель, пользуясь спросом, может монопольно и легально диктовать свою цену на товар, не нарушая действующих правил. Как представляется, выходом из положения было бы внесение соответствующих поправок в ГК РФ и ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части формулировки правил, устанавливающих отказ от модели национального исчерпания исключительных прав либо квалифицирующих отказ правообладателя третьим лицам во ввозе в РФ определенной (популярной) продукции как акт недобросовестной конкуренции соответственно.
Собрание законодательства РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434.