иск о нарушении патентных прав

Пути выхода из ситуации, если Вы получили претензионное письмо о нарушении исключительных прав патентообладателя

Важно отметить, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец возникает у правообладателя с даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в государственном реестре.

Споры, связанные с нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

Согласно ст. 1406.1. ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1. в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2. в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, если Вами получено претензионное письмо, то на него обязательно следует отреагировать. Если Вы не ответите на претензионное письмо в течение месяца, то правообладатель имеет право обратиться в суд, потребовать прекратить производство продукта или применение технологии, а также взыскать компенсацию, в том числе за упущенную выгоду, если он сможет ее доказать.

Чтобы подготовить грамотный ответ на претензионное письмо, Вы должны четко понимать действительно ли имеет место нарушение патента.

Для этого следует проверить, не является ли Ваш случай исключением, так как существуют такие случаи, которые не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а именно:

1. применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в РФ;

2. проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;

3. использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4. использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

5. разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6. ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных Кодексом.

Если Вы понимаете, что вышеуказанные обстоятельства не относятся к Вашей ситуации, то следующим шагом следует провести сравнительный анализ продукта или способа с признаками изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Эквивалентной считается замена признака, если сущность этого изобретения не меняется, а средства выполнения заменены на равноценные, известны в данной области.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Таким образом, для установления факта использования по патенту, нужно провести сравнительный анализ независимых пунктов формулы изобретения/полезной модели и существенных признаков промышленного образца с техническими признаками (характеристиками) и внешним видом спорного продукта (технического объекта) и выявить их наличие или отсутствие.

По результатам сравнительного анализа, можно будет сделать вывод о нарушении/не нарушении исключительного права.

В случае, если нарушение не установлено, то в ответе на претензионное письмо можно смело писать о том, что оно направлено Вам не правомерно. Что у правообладателя отсутствуют основания для обращения в суд. Если Ваши аргументы будут убедительными, то Вам, с большей долей вероятности, удастся избежать продолжения конфликта и обращения правообладателя в суд.

В случае, если Вы понимаете, что все-таки нарушаете исключительное право, то существует несколько вариантов дальнейшего развития событий:

Выбрать правильный путь и стратегию самостоятельно не всегда просто, поэтому, подойдя индивидуально к сложившейся ситуации, специалисты нашей компании всегда подскажут Вам оптимально правильный путь выхода, алгоритм действий и окажут весь спектр услуг, связанных с подготовкой ответа на претензионное письмо, проведением сравнительного анализа с оформлением соответствующего заключения, подачей возражения на предмет аннулирования патента, представлением Ваших интересов в суде и т.д.

Источник

Иск о нарушении патентных прав

Ниже в сокращенной форме представлен иск о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель. Указанный иск о защите патентных прав разработан юристами по интеллектуальным правам нашей компании. Кроме того, наши арбитражные юристы оказали правообладателю содействие в сборе доказательственной базы, подтверждающей нарушение его патентных прав.

Предметом заявленных требований, изложенных в иске о защите исключительных прав, являлись следующие требования: о признании промышленных образцов и полезных моделей, защищенных патентами истца, использованными в изделиях ответчика; о признании незаконными действий ответчика по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории РФ и иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели истца; о запрете ответчику осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории РФ, хранение в указанных целях, ввоз на территорию РФ и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использованы объекты патентных прав истца; об обязании ответчика за свой счет изъять из продажи на всей территории РФ изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели истца; о публикации решения суда по иску о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Юристам по интеллектуальным правам нашей компании, используя свои навыки и успешный опыт представительства по спорам о защите исключительных прав, удалось убедить арбитражный суд в обоснованности заявленных требований.

Арбитражные юристы и юристы по интеллектуальным правам нашей компании предлагают услуги по представлению интересов правообладателей при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с защитой патентных прав, защитой исключительных прав на товарные знаки и иных средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, а также по иным категориям арбитражных споров.

Используя поиск на сайте, вы также можете ознакомиться с образцами иных процессуальных и правовых документов, которые были разработаны нашими арбитражными юристами и юристами по интеллектуальным правам, в том числе с исками, заявлениями, отзывами на иски, встречными исками, лицензионными договорами, и т.д.

Юристы по интеллектуальным правам и арбитражные юристы нашей компании до подготовки иска о защите исключительных прав ознакомятся с имеющимися у Клиента материалами и доказательствами, проанализируют их, окажут помощь в сборе необходимых доказательств, а также проведут юридическую консультацию, оценят перспективы и возможности положительного разрешения спора в досудебном или судебном порядке, сформируют правовую позицию, соответствующую интересам Клиента.

С успешным опытом представительства в арбитражных судах по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав, с высоким качеством разработанных нашими юристами по интеллектуальным правам и арбитражными юристами процессуальными и иными документами правового характера, с рекомендациями и публикациями наших арбитражных юристов вы можете ознакомиться в различных рубриках разделов «Практики» и «Полезное».

В целях успешного разрешения споров по защите интеллектуальных прав и эффективного представительства ваших интересов в арбитражных судах обращайтесь к юристам по интеллектуальным правам нашей компании, которые обладают высокой квалификацией и успешным опытом разрешения арбитражных споров, в том числе споров по защите интеллектуальных прав.

+ 7 (495) 507-98-07

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
Адрес: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Общество с ограниченной ответственностью
«АБ» (ООО «АБ»)
Адрес местонахождения: «…»
ОГРН: «…»
ИНН: «…»
Представитель заявителя
Павлов Сергей Васильевич
Адрес для корреспонденции: 129366, г. Москва,
ул. Ярославская, д. 10, к. 4

Общество с ограниченной ответственностью
«ВГ» (ООО «ВГ»)
Адрес местонахождения: «…»
ОГРН: «…»
ИНН: «…»

Государственная пошлина – 32 000 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель

ООО «АБ» (далее также – Истец, правообладатель) является ведущим производителем отделочных материалов из полимеров. Истец использует собственные уникальные разработки для производства востребованных на российском рынке отделочных строительных материалов из полимеров. Патентные права Истца на используемые им промышленные образцы и полезные модели защищены патентами, в частности:

— патент РФ № «…1» на промышленный образец «…1», выданный по заявке «…», с приоритетом от 25.10.2012 (далее – патент № «…1»);

— патент РФ № «…2» на промышленный образец «…2», выданный по заявке «…», с приоритетом от 18.03.2013 (далее – патент № «…2»);

— патент РФ № «…3» на полезную модель «…3», выданный по заявке «…», с приоритетом от 06.08.2012 (далее – патент № «…3»).

Вышеназванные патенты на промышленные образцы и полезную модель прилагаются к настоящему иску.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель, правообладателем которых является Истец.

I . Основания иска о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель

1. Нарушение интеллектуальных прав на промышленные образцы и полезную модель.

Истцом было также выявлено, что Ответчик без согласия правообладателя осуществлял изготовление, предложение к продаже, продажу, хранение изделий, в которых Ответчик без разрешения Истца использовал принадлежащие последнему промышленные образцы и полезные модели (далее также – Контрафактные изделия), а именно «…4», «…5».

С целью установления факта использования в изделии Ответчика «…4» промышленного образца «…1» согласно патенту РФ № «…1», в изделии «…5» промышленного образца «…2» согласно патенту РФ № «…2», а также полезной модели «…3» согласно патенту РФ № «…3» указанные изделия были переданы на экспертизу патентному поверенному для подтверждения незаконного использования в них промышленных образцов и полезных моделей Истца. Заключение патентного поверенного, подтверждающее незаконное использование промышленных образцов и полезной модели, правообладателем которых является Истец, прилагается к настоящему иску.

По итогам экспертизы патентный поверенный в своем заключении пришел к следующим выводам:

— «…4» содержит все существенные признаки, имеющиеся на изображениях и приведенные в перечне признаков промышленного образца «…1» согласно патенту РФ № «…1»;

— «…5» содержит все существенные признаки, имеющиеся на изображениях и приведенные в перечне признаков промышленного образца «…2» согласно патенту РФ № «…2», а также все существенные признаки, имеющиеся в независимом пункте формулы полезной модели «…3» согласно патенту РФ № «…3».

Факты нарушения патентных прав Истца и незаконных действий Ответчика по изготовлению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации Контрафактных изделий также подтверждается протоколом нотариального осмотра официального сайта Ответчика, содержащего описание незаконно изготовляемой продукции. Протокол нотариального осмотра сайта Ответчика, подтверждающий нарушения патентных прав Истца, прилагается.

Кроме того, правообладателем в обоснование своих доводов о нарушении Ответчиком патентных прав была проведена контрольная закупка контрафактных товаров, производимых Ответчиком. Нарушение патентных прав Истца Ответчиком подтверждается прилагаемым к настоящему иску протоколом нотариального осмотра товара, приобретенного у Ответчика.

В адрес Ответчика правообладателем была направлена Претензия о нарушении исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель, к которой также прилагалось заключение патентной экспертизы от «…» года, подтверждающее незаконное использование Ответчиком патентных прав Истца. В указанной претензии Истец потребовал немедленно прекратить производство, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории РФ, равно как и перевозку и хранение с этой целью Контрафактных товаров.

В ответ на претензию Ответчик просил предоставить ему материалы, необходимые ему для проведения собственного исследования. Необходимые материалы были предоставлены Ответчику.

Истец получил от Ответчика письмо от «…» в котором последний отказался исполнить требования правообладателя. В своих ответах Ответчик с требованиями правообладателя не согласился, утверждая, что в его изделиях не использованы промышленные образцы и полезная модель Истца.

В связи с тем, что Ответчик отказался признать факт нарушения исключительных прав Истца, правообладатель обратился в арбитражный суд с заявленными требованиями.

2. Подлежащие применению нормы материального права при рассмотрении дела, связанного с защитой интеллектуальных прав на промышленные образцы и полезную модель.

В соответствии с п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительных правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использование изобретения, полезной модели или промышленного образца считается в частности:

— ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей … изделия, в котором использован промышленный образец;

— совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственного запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

— совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

— осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность….

В соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав может осуществляется путем предъявления требования следующих требований:

— о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

— об изъятии материального носителя;

— о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальны носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

В соответствии со ст. 1407 ГК РФ патентообладатель вправе … потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ) истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования патентных прав на промышленные образцы и полезные модели.

Как полагает правообладатель, им доказаны факты принадлежности ему патентных прав на промышленные образцы и полезную модель, а также факты незаконного использования его патентных прав Ответчиком.

В соответствии со ст. 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам. Как полагает Истец, в настоящем иске о нарушении патентных прав правомерно соединены несколько требований, которые связаны между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

II . Предмет иска
о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель

Действия Ответчика нарушают исключительные права Истца на промышленные образцы и полезную модель, наносят ущерб деловой репутации правообладателя, а также негативно сказываются на продажах оригинальной продукции на российском рынке.

В этой связи на основании ст. ст. 1358, 1229, 1252, 1407, ГК РФ Истец предъявляет следующие требования:

— о признании промышленного образца «…1» согласно патенту РФ № «…1» использованным в изделии «…4», изготовленном ООО «ВГ».

— о признании промышленного образца «…2» согласно патенту РФ № «…2» использованным в изделии «…5», изготовленном ООО «ВГ».

— о признании полезной модели «…3» согласно патенту РФ № «…3» использованной в изделии «…5», изготовленном ООО «ВГ».

— о признании незаконными действия Ответчика по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации Контрафактных изделий;

— о запрете Ответчику осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации Контрафактных изделий;

— об обязании Ответчика за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации все Контрафактные изделия;

— о публикации за счет Ответчика решения суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 37, 125-126, 130 АПК РФ, ст. ст. 1358, 1338, 1229, 1252, 1407 ГК РФ,

Признать промышленные образцы и полезные модели ООО «АБ», защищенные патентом на промышленный образец «…» № «…1» от «…», патентом на промышленный образец «…» № «…2» от «…», патентом на полезную модель № «…3» от «…», использованными в изделиях, изготовленных ООО «ВГ».

Признать незаконными действия ООО «ВГ» по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО «АБ».

Запретить ООО «ВГ» осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО «АБ».

Обязать ООО «ВГ» за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО «АБ», а также опубликовать решение суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Представитель Истца
(по доверенности)
Павлов С.В.

Источник

Иск о нарушении патентных прав

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2018 г. N С01-1122/2017 по делу N А19-5791/2016 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения о прекращении нарушения исключительного права на использование охраняемого по патенту промышленного образца и частичном взыскании компенсации, поскольку установлен факт тождественности изготавливаемых ответчиком изделий и изделия, в отношении которого зарегистрирован спорный промышленный образец, правообладателем которой является истец

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 февраля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Перова Бориса Николаевича (Москва, ОГРНИП 305770000211044) и закрытого акционерного общества «Энерпром» (ул. Старокузьмихинская, д. 28, а/я 338, г. Иркутск, 664033, ОГРН 1123850045780) на решение Арбитражного суда Иркутской области от 03.07.2017 (судья Грибещенко Г.Н.) и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2017 (судьи Юдин С.И., Капустина Л.В., Макарцев А.В.) по делу N А19-5791/2016

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Перова Бориса Николаевича к закрытому акционерному обществу «Энерпром» о прекращении нарушения исключительных прав и о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.07.2017 исковые требования удовлетворил частично. Суд обязал ответчика прекратить действия, нарушающие исключительное право истца на использование охраняемого по патенту Российской Федерации N 95276 промышленного образца «Станок для изготовления канатных строп»; запретить рекламу, ввоз, производство, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделия УРЗС8,3-50 «Станок для изготовления канатных строп», в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности истца; уничтожить всю техническую документацию по производству станка УРЗС8,3-50 на всех информационных носителях (бумажных, электронных и прочих); удалить с сайтов закрытого акционерного общества «Энерпром», www.enerprom.ru, www.enerprom.com и других рекламных и информационных платформ в интернете всю информацию о станке для изготовления строп УРЗС5,3-50, а до окончания этой операции сайты заблокировать; обязал в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении с указанием Перова Б.Н. как действительного правообладателя на производство продукции «Станок для изготовления канатных строп» с использованием патента на промышленный образец Российской Федерации N 95276. Взыскал с ответчика в пользу истца 500 000 рублей компенсации, 40 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя. Требования об изъятии у ответчика и уничтожении за его счет, имеющейся у него продукции, в которой выражены результаты интеллектуальной деятельности истца, уничтожении всех изготовленных станков и комплектующих изделия, находящиеся на складе общества «Энерпром» и аффинированных с ним юридических лиц, судом оставлены без удовлетворения. С ответчика в доход федерального бюджета взыскано 13 000 рублей государственной пошлины, производство по требованию о взыскании 1 000 000 рублей компенсации морального вреда прекращено в связи с отказом истца от требования.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2017 прекращено производство по ходатайству индивидуального предпринимателя Перова Бориса Николаевича о назначении лиц, ответственных за исполнение судебного решения, решение суда от 03.07.2017 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Перов Б.Н. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение суда норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, в части отказа в удовлетворении требований об уничтожении, имеющихся у ответчика станков и деталей к нему, а также в части размера компенсации, принять новый судебный акт об удовлетворении требований в полном объеме.

Также истец указывает, что общество в нарушение исключительных прав предпринимателя вело активную рекламную компанию по предложению станка, принадлежащего предпринимателю, к продаже на рекламных платформах и в интернете, а также выпустило рекламный каталог, между тем надлежащей оценки суда данный довод не получил.

При этом, как полагает предприниматель, при определении характера нарушения и обусловленного этим размера компенсации необходимо учитывать действующие производственные мощности нарушителя, а также возможные объемы продаж, положение на рынке, условия конкуренции, которые также не были оценены судом.

В своей кассационной жалобе предприниматель также обращает внимание на то, что в нарушение статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в резолютивной части решения суд первой инстанции не определил лицо, на которое непосредственно возложено исполнение судебного решения. Более того, суд апелляционной инстанции, со ссылкой на часть 3 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прекратил производство по ходатайству предпринимателя о назначении лиц, ответственных за исполнение судебного решения, что также является необоснованным.

Общество «Энергопром» также обратилось в суд с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неполное исследование обстоятельств дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционного отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

В своей кассационной жалобы общество не соглашается с заявленными исковыми требованиями в части взыскания компенсации, считает их чрезмерными и необоснованными, при этом полагает, что надлежащих и достоверных доказательств, подтверждающих нарушение исключительных прав предпринимателя, последним не представлено.

Кроме того, общество обращает внимание на то, что задолго до даты регистрации спорного патента истцом, общество с 2010 года осуществило разработку конструкторской документации первых образцов установки ручной заплетки строп УРЗС, однако данное обстоятельство судами не учтено.

Также общество не соглашается с утверждением суда о том, что при просмотре сайтов www.enerprom.ru, www.enerprom.com, установлено наличие рекламы по предложению к продаже УРЗС, при этом общество со ссылкой на Правила регистрации доменов, указывает, что указанные сайты не принадлежат обществу, а их администраторами являются иные лица.

Отзывы на кассационные жалобы лица, участвующие в деле, не представили.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель Перов Б.Н. на доводах кассационной жалобы настаивал, против удовлетворения кассационной жалобы общества возражал, считал, что оснований для отказа в удовлетворении его требований не имеется.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе на официальном сайте суда в сети Интернет, своего представителя в суде не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не являет препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Перов Борис Николаевич является обладателем патента Российской Федерации N 95276 на промышленный образец «Станок для изготовления канатных строп» бункера в период загрузки топлива через загрузочную поворотную дверцу» с приоритетом от 27.08.2014.

В обоснование исковых требований предприниматель Перов Б.Н. указывает, что ему стало известно о том, что общество «Энерпром» производит, предлагает к продаже и продает «Установку для заплетки строп УРЗС-8,3-50», устройство и внешний вид которого имеют полное визуальное сходство и все существенные признаки запатентованного Перовым Б.Н. промышленного образца.

Кроме того, на рекламных платформах Яндекс Директ и Mail.ru Group размещена реклама общества «Энерпром» с изображением станка СЗС-50″ (www.enerprom.ru).

Таким образом, предприниматель полагает, что ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование промышленного образца по указанному зарегистрированному им патенту в изготовлении ответчиком станка и предложении его к продаже, тем самым, ответчик нарушает исключительное право истца на запатентованный станок для изготовления канатных строп СЗС-50.

Указанная претензия оставлена обществом без удовлетворения, при этом последнее сообщило, что исключительное право на промышленный образец возникло с 11.08.2015, а именно с даты государственной регистрации патента, а также заявило намерение обратиться в Роспатент с заявлением на выдачу патента на схожий с Перовым Б.Н. промышленный образец.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суды, руководствуясь положениями статей 1229, 1346, 1345, 1353, 1361 ГК РФ, исходили из того, что факт наличия у истца исключительных прав на спорный промышленный образец подтвержден, при этом возникновение у ответчика права преждепользования на патент не доказано. Исследовав и оценив совокупность представленных доказательств, суды пришли к выводу о том, что действия ответчика по введению в гражданский оборот изделий, содержащих все признаки спорного промышленного образца, нарушают исключительные права истца на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 95276.

Относительно требования о взыскании компенсации, суд, руководствуясь статьями, 1406, 1252 ГК РФ, а также принципами разумности и соразмерности, принимая во внимание характер правонарушения, а также степень вины нарушителя, пришел к выводу о том, что требования подлежат частичному удовлетворению в размере 500 000 рублей.

Требование об уничтожении станков и комплектующих оставлено судом без удовлетворения, поскольку доказательств нахождения у ответчика изготовленной продукции истцом не доказано.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для отмены принятых судебных актов исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на промышленный образец и факт нарушения ответчиками указанного права, а ответчики доказать, что их действия не нарушили прав обладателя патента.

Как установлено судом первой инстанции, в ходе рассмотрения дела общество «Энерпром» обратилось в Роспатент с возражениями против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец N 95276 Перову Б.Н. В возражениях общество заявил о признании патента N 95276 недействительным в связи с несоответствием промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренные пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ, указав, что изображение установки ручной заплетки строп, известна до даты приоритета промышленного образца N 95276, опубликованной в проспекте общества «Энергопром» под названием «Оборудование для производства такелажа из стального каната» в 2013 году.

Кроме того, «Станок для изготовления канатных строп» до даты приоритета оспариваемого патента был введен в гражданский оборот самим патентообладателем. Решением Роспатента от 10.11.2016 в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец N 95276 отказано, спорный патент оставлен в силе, при этом Роспатент указал, что из представленных документов не возможно судить о наличии в противопоставленных источниках всех признаков, характеризующих художественно-конструкторское решение по оспариваемому патенту.

Принимая во внимание изложенное, суды пришли к выводу о том, что факт обладания истцом исключительным правом на промышленный образец «Станок для изготовления канатных строп» подтвержден представленным в материалы дела патентом N 95276.

Вместе с тем, общество «Энерпром» в опровержение доводов истца, указало на наличие у него права преждепользования в отношении спорного промышленного образца, в виду разработки конструкторской документации первых образцов установки ручной заплетки строп УРЗС с 2010 года, т.е. до даты приоритета промышленного образца до 11.08.2015.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что оснований для признания за ответчиком права преждепользования в отношении промышленного образца N 95276 не имеется, поскольку из представленных вышеуказанных документов судом усматривается, что ответчиком была изготовлена Серия установки ручной заплетки УРЗС, между тем, не представляется возможным определить о какой установке идет речь, и какая конкретна установка была разработана.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материал дела доказательства, суды пришли к верному выводу о том, что факт принадлежности предпринимателю исключительных прав, а также факт использования данных прав ответчиком установлен, в связи с чем требования предпринимателя, связанные с пресечением действий нарушающих его исключительное право на спорный промышленный образец, правомерно удовлетворены.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к правильному выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель подлежит удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт тождественности изготавливаемых обществом «Энерпром» изделий и изделий, в отношении которого зарегистрирован спорный промышленный образец, правообладателем которой является истец.

Вместе с тем, суд исходя из характера допущенного нарушения, срока незаконного использования, степени вины нарушителя, а также принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришел к обоснованному выводу о возможном снижения размера компенсации за нарушение исключительных прав истца.

При этом, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что суд, основываясь на вышеизложенных нормах права, определяя размер компенсации, обоснованно учел фактические обстоятельства дела, длительность нарушения, в связи с чем сумма компенсации была взыскана с общества «Энерпром» в размере 500 000 рублей.

Таким образом, подлежат отклонению, изложенные в кассационных жалобах, доводы Перова Б.Н. и общества «Энерпром» о том, что размер взысканной компенсации судами не обоснован.

Ссылка суда первой инстанции на положения статьи 1515 ГК РФ расценивается судом кассационной инстанции как опечатка, которая может быть исправлена в установленном законом порядке, поскольку сумма компенсации рассчитана в соответствии с требованиями закона и не свидетельствует о судебной ошибке, и не привела к принятию неправильного решения.

Довод о том, что при определении характера нарушения и размера компенсации суду необходимо учитывать действующие производственные мощности нарушителя, а также возможные объемы продаж, положение на рынке, условия конкуренции, не принимается судом кассационной инстанции, поскольку законом четко установлены соответствующие критерии, которыми необходимо руководствоваться суду при определении размера компенсации.

Довод предпринимателя о том, что в нарушение статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в резолютивной части решения суд первой инстанции не определил лицо, на которое непосредственно возложено исполнение судебного решения, подлежит отклонению, поскольку опровергается материалами дела. Так в соответствии со статьей 174 Арбитражного процессуального кодекса суд обязал ответчика прекратить действия, нарушающие исключительное право индивидуального предпринимателя на использование спорного промышленного образца.

Ссылка общества о наличии у него права преждепользования задолго до даты регистрации спорного патента, не принимается судом кассационной инстанции, поскольку опровергается материалами дела и установленными обстоятельствами, которым дана надлежащая правовая оценка судами первой и апелляционной инстанций.

Иные доводы кассационной жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, направлены на переоценку.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

Нарушений норм материального и процессуального права, в том числе нарушений, которые в соответствии с частью 4 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются безусловными основаниями для отмены судебного акта, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Исходя из этого, постановление суда апелляционной инстанции является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина, принимая во внимание результат рассмотрения кассационной жалобы, и в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на заявителя данной кассационной жалобы.

Поскольку определением Суда по интеллектуальным правам от 11.01.2018 удовлетворено ходатайство индивидуального предпринимателя Перова Бориса Николаевича о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 3000 рублей до рассмотрения кассационной жалобы по существу, то в связи с принятием настоящего постановления государственная пошлина подлежит взысканию с индивидуального предпринимателя Перова Бориса Николаевича в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя Перова Бориса Николаевича в доход федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Обзор документа

Патентообладатель не согласился с уменьшением полагающейся ему компенсации за незаконное использование промышленного образца. По его мнению, ее размер должен определяться с учетом действующих производственных мощностей нарушителя, а также возможных объемов продаж, положения на рынке, условий конкуренции.

Суд по интеллектуальным правам отклонил эти доводы, указав, что размер взыскиваемой компенсации определяется по другим критериям.

В частности, учитываются характер нарушения, срок незаконного использования, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки последнего. При этом суд исходит из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Источник