если лицензионный договор не зарегистрирован в роспатенте риски

Если лицензионный договор не зарегистрирован в роспатенте риски

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Если лицензионный договор не зарегистрирован в роспатенте риски

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Поскольку условия договора в рассматриваемой ситуации распространяют свое действие на период с момента фактического предоставления права использования товарного знака для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, то начиная с марта 2018 года лицензиат вправе относить лицензионные платежи в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии, что предоставление права использования данного товарного знака будет зарегистрировано в установленном порядке.

Обоснование позиции:
В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 1225 товарный знак является средством индивидуализации, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью)*(1).
Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (абзац второй п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
При несоблюдении этого требования предоставление права использования считается несостоявшимся (п.п. 1, 2, 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1490 ГК РФ).
Однако несоблюдение требования о государственной регистрации предоставления права не влечет недействительности самого договора. Обязательственные отношения из лицензионного договора возникают независимо от государственной регистрации. При этом заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации (п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

Налог на прибыль организаций

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях формирования налогооблагаемой прибыли налогоплательщики вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), под которыми понимаются обоснованные (экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ). Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, в свою очередь, подразделяются на материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации и прочие расходы (п. 2 ст. 253 НК РФ).
Так, в соответствии с пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и правами на средства индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы).
Следовательно, суммы, выплачиваемые организацией по лицензионному договору, могут быть учтены при формировании налогооблагаемой прибыли при условии соответствия их всем критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ (дополнительно смотрите письмо Минфина России от 19.05.2011 N 03-03-06/1/301).
При этом нормы главы 25 НК РФ напрямую не ставят возможность признания расходов в виде лицензионных платежей, уплачиваемых правообладателю за право использования товарного знака, в зависимость от факта государственной регистрации предоставления права на его использование (письмо Минфина России от 19.05.2011 N 03-03-06/1/301, постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2008 N А56-33426/2007).
Нарушение норм гражданского законодательства влияет на налогообложение лишь в случаях, специально предусмотренных законодательством.
В целях п. 1 ст. 252 НК РФ важно подтвердить факт использования товарного знака для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, то есть экономической выгоды (письмо ФНС России от 20.07.2007 N СК-9-02/110). Каких-либо исключений или ограничений для лицензионных платежей действующим налоговым законодательством не предусмотрено. Из смысла ст. 252 НК РФ следует, что для оценки экономической обоснованности осуществленных расходов оценивается не возможность организации осуществлять предпринимательскую деятельность без несения тех или иных расходов, а связь осуществленных расходов с деятельностью, направленной на получение дохода.
Таким образом, расходы в виде лицензионных платежей (роялти) за использование товарного знака признаются для целей налогообложения прибыли при условии их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ (письма Минфина России от 03.10.2018 N 03-03-06/1/70948, от 15.12.2016 N 03-03-06/1/75364, от 04.06.2012 N 03-03-10/60, от 02.11.2011 N 03-03-06/1/709, от 19.05.2011 N 03-03-06/1/301, от 26.04.2011 N 03-03-06/1/269, от 28.10.2008 N 03-03-06/1/607).
В то же время официальные органы в ряде писем периода, предшествующего 01.10.2014*(2), разъясняли, что условием применения нормы пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ является надлежащая государственная регистрация лицензионного договора (письма Минфина России от 07.05.2015 N 03-03-06/1/26440, от 26.07.2013 N 03-03-06/1/29761, от 07.11.2006 N 03-03-04/1/727, от 11.05.2005 N 03-03-01-04/1/243, УФНС России по г. Москве от 04.03.2008 N 20-12/020731, от 02.09.2008 N 20-12/083106, от 28.06.2007 N 20-12/060964) (дополнительно смотрите письма УФНС России по г. Москве от 11.11.2011 N 16-12/109667@.1, от 22.12.2010 N 16-15/134819@).
В письме Минфина России от 07.05.2015 N 03-03-06/1/26440 со ссылкой на п. 2 ст. 1235 ГК РФ, где говорится о необходимости государственной регистрации предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору, специалисты финансового ведомства разъясняют, что налогоплательщик вправе учесть суммы платежей по лицензионному договору, заключенному в соответствии с нормами ГК РФ, в составе прочих расходов, при условии, что указанные расходы соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ.
Вместе с тем в случае, если в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ*(3) условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования результатов интеллектуальной деятельности, лицензионные платежи по лицензионному договору, предоставление права использования товарного знака по которому находится на государственной регистрации, могут приниматься в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента начала использования результатов интеллектуальной деятельности в деятельности налогоплательщика. Такой вывод содержится в письмах Минфина России от 14.11.2016 N 03-03-06/1/66442, от 23.10.2013 N 03-03-06/1/44292, от 04.04.2011 N 03-03-06/4/28, от 03.10.2006 N 03-03-04/1/683 *(4).
В определении ВАС РФ от 30.06.2014 N ВАС-8035/14 отмечено, что использование результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору до момента его государственной регистрации в порядке п. 3 ст. 1232 ГК РФ создает для лицензиата обязанность по уплате вознаграждения на условиях договора.
Если условиями договора в отношениях между правообладателем и пользователем прямо оговорено вступление договора в силу с момента его подписания, то лишь в отношениях с третьими лицами стороны договора вправе ссылаться на договор с момента его регистрации (апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 30.11.2017 по делу N 33-23736/2017).
В постановлении ФАС Московского округа от 28.03.2008 N КА-А40/1931-08 суды указали, что оплачиваемые лицензионные сборы являются расходами, осуществленными в целях промышленной и коммерческой деятельности, что является единственным и достаточным условием для принятия для целей налогообложения прибыли таких расходов в полном объеме. Довод налогового органа о том, что вознаграждения по не зарегистрированным в установленном порядке лицензионным договорам не могут быть учтены для целей налогообложения, не основан на нормах налогового законодательства и противоречит условиям международного договора (смотрите также постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2008 N А56-33426/2007).
Отметим также, что в ст. 270 НК РФ лицензионные платежи (роялти), выплачиваемые по лицензионным договорам до государственной регистрации прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, не упомянуты.
Учитывая, что нормы пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ и ст. 272 НК РФ не связывают возможность учета затрат на уплату роялти по сублицензионному договору с государственной регистрацией прав на использование товарного знака, а также позицию судов по данному вопросу и разъяснения финансового ведомства, представленные в письмах Минфина России от 14.11.2016 N 03-03-06/1/66442, от 23.10.2013 N 03-03-06/1/44292, от 04.04.2011 N 03-03-06/4/28, от 03.10.2006 N 03-03-04/1/683, можно прийти к выводу, что при исчислении налога на прибыль возможен учет затраты на уплату лицензионных платежей в период между заключением лицензионного соглашения и регистрацией права на использование товарного знака*(5).
При этом поскольку в рассматриваемой ситуации договором предусмотрено, что с учетом п. 2 ст. 425 ГК РФ его условия распространяются на период с момента фактического предоставления права использования товарного знака для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, то с момента использования товарного знака для осуществления такой деятельности лицензиат вправе относить лицензионные платежи в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии, что предоставление права использования данного товарного знака будет зарегистрировано в установленном порядке.
Однако полностью исключить возможность возникновения претензий со стороны налоговых органов мы не можем.
В заключении отметим, что если организация-лицензиат ранее не учитывала лицензионные платежи, она может сделать это при формировании налоговой базы по налогу на прибыль в периоде регистрации предоставления права использования данного товарного знака (п. 10 ст. 250, пп. 6 п. 4 ст. 271 НК РФ) (в качестве дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде).

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
— Энциклопедия решений. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Графкин Олег

Ответ прошел контроль качества

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Источник

Лицензионный договор как факт добросовестности

Целью настоящей сттьи поставлено выявление возможных последствий осуществление исключительных прав по заключенному лицензионному договору, переход которых не был зарегистрирован в установленном порядке и ответа на вопрос, а каково значение регистрации предоставление исклчюительных прав в пользование?

В соответствии с ч.1 ст.1223, ч.1 ст.1235 Гражданского кодекса Правообладатель, заключая лицензионный договор, распоряжается принадлежащим ему исключительным правом, предоставляя его другому лицу в рамках права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. При этом сам факт его заключения не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (приобритателю), о чем прямо говорится в ч.1 ст.1233 ГК РФ, а также в ч.2 ст.1235, ч.2 ст.1232 ГК РФ. Названные нормы обязывают стороны зарегистрировать в Федеральной службе по интеллектуальной собственности факт предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся. Эти же нормы применяются к договору коммерческой концессии.

В соответствии с ч.2 ст.1233 к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации применяются общие положения об обязательствах (ст.-ст 307 – 419 ГК РФ) и о договоре (ст.-ст. 420 – 453 ГК РФ). Это позволяет в лицензионном договоре установить условия о неустойки за неправомерное использование исключительными правами за пределами срока действия договора (например, за нарушение обязательства прекратить использовать товарный знак в N дату), а также ретроспективно (на отношения, предшествующие заключению договора) распространить действие договора (ретроактивное действие договора).

Рассмотрим два казуса и поставим конкретные вопросы, отвечая на которые сможем подробно рассмотреть значение регистрации предоставления права пользования исключительным правами, последствия ее отсутствия и к каким видам ответственности вас могут привлечь:

1. Компания А незаконно использовала товарный знак, принадлежащий компании В. Позднее, договорившись об условиях, компании А и В решили заключить лицензионный договор, указав, что его условия распространяются на использование компанией А товарного знака до заключения настоящего договора и претензий компания не имеет (фактически допуская безвозмездность использования до заключения договора). Только спустя некоторое время регистрируется предоставление в пользование исключительных прав.

2. Компания А и В заключили лицензионный договор, по которому А получал право пользования товарным знаком. Однако юрист компании А забыл зарегистрировать право в соответствующей федеральной службе.

Вопросы:

Вправе ли компания В потребовать возмещения ущерба или выплату компенсации за пользование товарным знаком до состоявшейся в результате регистрации перехода исключительных прав на основании ст.15, ст.1252, ч.4 ст.1515 ГК РФ? Какие риски у Компании А?

Гражданско-правовая ответственность

Общее условие привлечения к ответственность – наличие вины нарушителя, однако, ч.3. ст.1250 ГК РФ предусматривает, что правообладатель вправе требовать возмещения убытков или уплаты компенсации независимо от вины нарушителя. Но исходя из системного толкования во взаимосвязи нормы с ч.4 ст.1250 ГК РФ, можно сделать вывод, что речь идет о нарушении, совершенном в случае, когда право представил ненадлежащий правообладатель, а нарушитель не мог об этом знать.

Ч.1 ст.1252 ГК РФ содержит условия, при которых правообладатель может рассчитывать на возмещение убытков или компенсацию. К таким условиям относится доказанность либо неправомерного использования средства индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование), либо любого другого нарушения исключительного права, причинившего ущерб.

Поэтому привлечь к ответственности Компанию А в 1 и 2 казусе будет нельзя. Основываться решение суда будет на ч.3, ч.4 ст.1 ГК РФ, согласно которым участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В наших же задачах Компания В действовали бы недобросовестно.

Но как быть с ч.4 ст.1252, содержащей определение «контрафакта» и условия его изъятия? Так, «контрафактными» материальными носителями (товарами), называют изготовленные, хранящиеся, распространяемые товары, на которых выражены нарушающие исключительные права средства индивидуализации. Контрафакт по решению суда подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Ключевым вопросом здесь является – а нарушает ли права использование исключительных прав хоть и с согласия правообладателя (подтверждается лицензионным договором), но не зарегистрированных. Ответ на этот вопрос будет влиять и на наличие Административной ответственности по ст. 14.10, ч.2 ст.14.33. Наше мнение такого, что государственная регистрация исключительных прав – это публичный институт, наделяющий правообладателя государственной защитой. И при таком подходе от стороны по лицензионному договору государство не должно требовать регистрации. Так, товар Компании А после заключения лицензионных договор нельзя будет изъять, поскольку он не нарушает права Компании В.

Уголовная ответственность

Ст.180 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). При этом следует отметить, что за преступление по настоящей статье уголовное преследование осуществляется в публичном порядке, т.е. заявление потерпевшего необязательного для возбуждения уголовного дела. Тем не менее, состав преступления включает незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено «неоднократно» или причинило крупный ущерб. Верховный суд разъясняет, что под незаконным использованием подразумевается использование товарного знака без разрешения правообладателя.

Следовательно, после заключения лицензионных договоров по нашим задачам Компания А к уголовной ответственности привлечена быть не может, поскольку разрешение получено.

Заключение

Регистрация предоставления исключительных прав в пользование по лицензионном договору не столь необходима, достаточно простого соглашения с правообладателем. Регистрация прав, как государственный институт предоставления защиты, необходима первоначальному правообладателю для фиксация «первенства».

На основании выше изложенного предлагаем исключить из законодательства условие, согласно которому исключительные права по лицензионному договору переходят только после соответствующей регистрации. Однако институт регистрации следует сохранить на случай, когда Пользователь будет намерен обеспечивать защиту исключительных прав наравне с первоначальным правообладателем.

П.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака;

Источник

Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак и патент?

На основании лицензионного договора правообладатель товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели может передавать исключительные права на данные объекты другим лицам, получая при этом прибыль. Лицензионное соглашение относится к договорам гражданско-правового характера, но имеет свои особенности: нематериальный предмет сделки, сохранение исключительных прав за владельцем, срочный и территориальный характер, специфика денежных расчетов между сторонами, необходимость в регистрации в органах государственной власти.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионное соглашение – это договор, который сочетает в себе черты нескольких различных видов сделок:

В некоторых странах, например, во Франции, лицензионный договор рассматривается как разновидность договора аренды собственности и на него распространяются правовые нормы, регулирующие сделки с материальными видами собственности.

В соглашении участвуют 2 стороны: лицензиар – правообладатель результата интеллектуальной деятельности (РИД) и лицензиат – принимающая сторона. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1235), лицензиар обязан предоставить права лицензиату на использование РИД в пределах, очерченных рамками лицензионного договора. При этом патент (или свидетельство), подтверждающий исключительное право, остается у его владельца.

Без заключения договора использование объектов интеллектуальной собственности является незаконным. Если в соглашении прямо не указан способ использования РИД, то такое право не считается предоставленным по умолчанию. Если владельцем патента (свидетельства) ранее была заключена другая сделка, то новое соглашение не является причиной для расторжения или изменения предыдущего.

Договор также обязательно должен быть оформлен в письменном виде. Если лицензиат нарушит условия договора в части использования РИД, то при расторжении соглашения он обязуется вернуть лицензиару техническую документацию и прекратить использование объектов интеллектуальной собственности.

Виды лицензионных соглашений

Лицензионные договоры отличаются по нескольким критериям:

Виды лицензий по объему прав

По объему передаваемых прав на РИД соглашения могут быть следующих основных видов:

Добровольные и принудительные лицензии

По добровольности передачи исключительных прав договоры могут быть следующих типов:

Другие виды соглашений

По необходимости оплаты различают следующие виды лицензий:

По местонахождению сторон договоры могут быть:

Что можно продать по лицензионному договору?

Предметом лицензионного соглашения являются исключительные права на РИД, а не сам объект интеллектуальной собственности в овеществленной форме. Неимущественные права, например, право на авторство изобретения, также не передаются.

В качестве таких объектов РИД могут выступать:

Наименования мест происхождения товаров и географические указания не могут быть предметом договора, так как они тесно связаны с особенностями места производства товаров. При передаче прав на них потребитель может быть введен в заблуждение. Сделки по коммерческим обозначениям и секретам производства, которые не подлежат регистрации в «Роспатенте», проходят в рамках коммерческой концессии (франчайзинга).

Для товарных знаков также существует исключение. Если обозначение зарегистрировано как коллективный знак, то передать права на него нельзя, так как он используется несколькими предприятиями одновременно.

В тексте договора должен быть четко определен предмет соглашения – вид РИД, его название, регистрационный номер в «Роспатенте», подробное описание для полезной модели, изобретения, промышленного образца, товарного знака. К договору могут быть приложены технические схемы, чертежи, другие изображения предмета сделки. Если в будущем возникнет вопрос о его несогласовании, то договор может быть признан незаключенным.

Как оформить лицензионный договор?

Лицензия – это гражданско-правовой договор, структура которого состоит из 3 главных частей:

Основные требования к оформлению договора следующие:

Основные условия

Как уже указывалось выше, содержание лицензионных договоров определяется общими требованиями гражданского права. Однако некоторые условия являются специфическими:

Объем передаваемых прав и обязанности

Для каждого вида РИД и средств индивидуализации имеются свои особенные способы использования, которые регламентируются статьями 4 части ГК РФ. Так, например, изобретения могут использоваться следующими способами:

Способы использования РИД, указанные в ГК РФ, не носят исчерпывающего характера, поэтому владельцы наделены свободой в их определении. Одного только указания вида лицензии (исключительной или неисключительной) в договоре недостаточно. Необходимо четко расписать, какие права передаются лицензиату. В каждом случае это определяется индивидуально, исходя из интересов сторон.

Ограничения могут накладываться на использование РИД в определенной сфере деятельности. С другой стороны, лицензиар обязан предоставить лицензиату документацию в полном объеме для полноценного выпуска продукции. В договоре также может быть предусмотрена обязанность правообладателя оказывать практическую поддержку для освоения производства лицензионной продукции, для ее обслуживания после продажи. Для защиты прав лицензиата в соглашение можно ввести условие, что правообладатель обязуется сообщать о решении заключить договор с другими лицами.

Одним из важных моментов договора является контроль качества выпускаемых товаров, которое должно быть не хуже, чем у правообладателя. В противном случае лицензиар может запретить дальнейшее использование РИД.

Вознаграждение

Если в соглашении не указано иное, то принимающая сторона должна уплатить правообладателю вознаграждение (ст. 1235 ГК РФ). Отсутствие указаний о размере вознаграждения и способе его оплаты делает договор юридически ничтожным.

Платежи могут осуществляться различными способами:

Безвозмездная передача исключительных прав между коммерческими организациями не допускается. Контроль платежей по обоюдному согласию может производиться через аудитора.

Срок действия соглашения

Срок действия лицензии напрямую зависит от продолжительности правовой охраны РИД. Для разных объектов интеллектуальной собственности он составляет от 5 лет (промышленные образцы) до 20 лет (изобретения). Для некоторых РИД этот срок можно продлить, например, для товарных знаков действие свидетельства можно увеличивать по заявлению на 10 лет неограниченное количество раз. Если такой возможности нет, то срок, на который передаются исключительные права, не должен превышать продолжительность правовой охраны объекта.

В договоре необходимо указать обязанность лицензиара следить за истечением этого срока и своевременно продлевать его, оплачивать ежегодные пошлины за поддержание патента. В противном случае договор утрачивает свою силу, если правовая охрана РИД признана недействующей. Это может привести к убыткам для одной или обеих сторон сделки.

Если в договоре отсутствуют сведения о сроке действия соглашения, то по ст. 1235 ГК РФ он принимается равным 5 годам. В юридической практике такие договоры обычно заключаются на длительный срок, пока объект РИД не устареет морально.

Территория

Лицензионные договоры имеют территориальный характер. Их действие ограничивается страной, в которой получена правовая охрана РИД. По желанию правообладателя территория может быть сужена до определенных регионов, в которых он разрешает лицензиату использовать результаты интеллектуальной деятельности.

Если в договоре отсутствуют указания о территории действия предоставляемых прав, то они распространяются на всю Российскую Федерацию. Производство и реализация экспортной продукции в странах, не предусмотренных соглашением, запрещена. Лицензии по сути являются экономическим инструментом для разделения рынков между правообладателями и лицензиатами.

Стороны лицензионного договора

Лицензионный договор не может быть односторонним. Субъектов договора, согласно ст. 420 ГК РФ должно быть не менее двух. Инициатива для заключения соглашения может исходить как от лицензиата, так и от правообладателя.

Если владельцев РИД несколько, то они могут оформить соглашение о совместном использовании лицензионного права. Те граждане, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, могут быть лицензиарами только для объектов патентного права – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений. Иностранные граждане или юридические лица имеют право выступать как в качестве лицензиаров, так и лицензиатов.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Гражданским кодексом РФ (п.2 ст. 1232) предусмотрено, что если предметом договора является объект, подлежащий государственной регистрации, то и лицензионный договор также необходимо зарегистрировать. Таким образом, договоры передачи прав на основные объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а также на товарные знаки и знаки обслуживания должны регистрироваться в «Роспатенте», на селекционные достижения – в ФГБУ «Госсорткомиссия».

При этом в соответствующем государственном реестре вносится запись о лицензии. Это способствует стабильности оборота объектов интеллектуальной собственности и защите нарушенных или оспариваемых прав на них.

Заявление можно подать несколькими способами:

Документы, необходимые для регистрации лицензии

Для того, чтобы зарегистрировать лицензионное соглашение, нужно подготовить и подать в патентное ведомство пакет документов, включающий:

Бланки и примеры их заполнения опубликованы на сайте ФГБУ «ФИПС».

Государственные пошлины

Размер государственных пошлин, которые необходимо уплатить за регистрацию лицензии в «Роспатенте», указаны в таблице ниже.

Величина обязательного платежа

Для дополнительного объекта в договоре (доплата к основной пошлине)

Источник